โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ โจทก์แต่งตั้งนายศุภวุฒิ อยู่วัฒนา นางสาววันสว่าง เหลืองประวัติ นางสาวชลิตา ชมะโชติ เป็นตัวแทนดำเนินคดี โจทก์เป็นเจ้าของและผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องใช้ เครื่องแต่งกายชาย ภายใต้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการอักษรโรมัน คำว่า "HACKETT" อ่านว่า "แฮกเก็ต" โดยโจทก์ใช้ โฆษณา และจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวในนานาประเทศมานานกว่า 17 ปี จนมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วโลก โจทก์ประสงค์ที่จะขยายธุรกิจ จึงมอบให้ตัวแทนขอจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวในประเทศไทย แต่พบว่าจำเลยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 เดิม ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้แก่ เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อกีฬา กางเกงขาสั้น และกางเกงกีฬา ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกับสินค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 219251 ทะเบียนเลขที่ 158366 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534 อันก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชน ทำให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าได้รับความเสียหาย ขอให้พิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ตามทะเบียนเลขที่ 158366 ดีกว่าจำเลยและให้จำเลยเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตาม ขอให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
จำเลยให้การว่า ลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดีของโจทก์เป็นลายมือชื่อปลอม และไม่มีการรับรองความถูกต้องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือกงสุล จึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย โจทก์ไม่เคยใช้ โฆษณา ทำการค้า และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ในประเทศไทย ส่วนจำเลยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้กับสินค้าจำพวกที่ 38 เดิม ได้แก่ เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อกีฬา กางเกงขาสั้น และกางเกงกีฬา ตามทะเบียนเลขที่ 158366 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534 จำเลยจึงเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้กับสินค้าดังกล่าวดีกว่าโจทก์ ซึ่งจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" กับสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่จำเลยออกแบบและผลิตออกจำหน่ายในประเทศไทยจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายมานานกว่า 10 ปี โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ของจำเลยและคดีของโจทก์ขาดอายุความเนื่องจากมิได้ฟ้องภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 ขอให้ยกฟ้อง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ดีกว่าจำเลย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท
จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่โจทก์และจำเลยไม่โต้แย้งกันรับฟังได้ว่าบริษัทโจทก์ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2526 ในประเทศอังกฤษ โจทก์ประกอบกิจการให้บริการจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องแต่งกายชายภายใต้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า "HACKETT" โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ไว้กับสินค้าเสื้อผ้าในประเทศอังกฤษและในอีกหลายประเทศตั้งแต่ปี 2528 แต่โจทก์ยังมิได้นำสินค้าเสื้อผ้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" เข้ามาจำหน่ายและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นในประเทศไทย ส่วนจำเลยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ไว้กับสินค้าจำพวกที่ 38 เดิม ได้แก่ เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อกีฬา กางเกงขาสั้น และกางเกงกีฬาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534 ตามคำขอเลขที่ 219251 ทะเบียนเลขที่ 158366 เอกสารหมาย จ.5 แต่จำเลยมิได้ยื่นคำขอต่ออายุการจดทะเบียนภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้กับสินค้าจำพวกที่ 38 เดิม ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้แก่ เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อกีฬา กางเกงขาสั้น และกางเกงกีฬา ตามคำขอเลขที่ 219251 ทะเบียนเลขที่ 158366 ดีกว่าจำเลยผู้ได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ โจทก์มีนางสาวแคธรีน หลุยส์ แคนนอน ผู้จัดการฝ่ายเครื่องหมายการค้าบริษัทโจทก์มาเบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงว่าคำว่า "HACKETT" เป็นชื่อสกุลของนายเจรีมี แฮกเก็ต ซึ่งเป็นประธานบริษัทและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโจทก์ โจทก์นำเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ออกใช้ครั้งแรกกับสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชายที่มีความหรูหราเมื่อปี 2526 ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ต่อมาโจทก์ได้นำเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ไปใช้กับสินค้าอื่น ๆ อีกหลายรายการ เช่น เครื่องแต่งกายสำหรับเล่นกีฬาและพักผ่อน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าต่าง ๆ เครื่องเขียน นาฬิกา เป็นต้น โจทก์ได้ขยายธุรกิจของโจทก์ไปยังประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส สเปน สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่น และมาเลเซีย เป็นต้น และลูกค้ายังสามารถสั่งซื้อสินค้าของโจทก์โดยตรงจากเว็บไซต์ของโจทก์หรือทางไปรษณีย์โจทก์นำเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ออกใช้และโฆษณาอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายในนิตยสารและหนังสือพิมพ์หลายฉบับซึ่งวางจำหน่ายทั่วโลกตามเอกสารหมาย จ.1 ข้อเท็จจริงดังกล่าวจำเลยมิได้นำสืบโต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวมีเหตุผลและน้ำหนักให้เชื่อว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ที่ใช้กับสินค้าเสื้อผ้าที่แท้จริงเพราะคำว่า "HACKETT" เป็นชื่อของประธานบริษัทของโจทก์เอง นอกจากโจทก์จะใช้คำว่า "HACKETT" เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าเสื้อผ้าที่โจทก์ผลิตออกจำหน่ายแล้วโจทก์ยังใช้คำว่า "HACKETT" เป็นชื่อบริษัทโจทก์ด้วย ส่วนจำเลยคงมีตัวจำเลยมาเบิกความลอย ๆ ว่า ในปี 2534 จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในคราวเดียวกันจำนวน 7 เครื่องหมาย รวมทั้งเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" และคำว่า "UZEM" กับสินค้าจำพวกที่ 38 เดิม ที่จำเลยใช้คำว่า "HACKETT" เป็นเครื่องหมายการค้าเพราะเป็นคำที่สั้นและจำง่ายโดยทีมออกแบบสินค้าเสื้อผ้าของจำเลยเสนอมา ไม่ปรากฏว่าจำเลยคิดคำว่า "HACKETT" ขึ้นมาเองหรือทีมงานออกแบบสินค้าเสื้อผ้าของจำเลยได้คำนี้มาอย่างไร จึงไม่มีเหตุผลและน้ำหนักให้รับฟังว่าจำเลยได้นำคำว่า "HACKETT" มายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าโดยสุจริตและโดยบังเอิญไปเหมือนกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ของโจทก์ที่ใช้กับสินค้าเสื้อผ้าเช่นเดียวกับสินค้าเสื้อผ้าของจำเลยประกอบกับในข้อนี้จำเลยตอบทนายโจทก์ถามค้านว่าจำเลยประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้ามานาน 20 ปี จำเลยเคยไปต่างประเทศแถบทวีปเอเซียและออสเตรเลีย นามบัตรของจำเลยมีคำว่า "HACKETT" และคำว่า "LONDON" ซึ่งทีมออกแบบสินค้าเสื้อผ้าของจำเลยทำมาให้ เสื้อยืดของจำเลยตามวัตถุพยานหมาย ล.4 ตัวที่ 11 มีธงชาติอังกฤษอยู่ด้วย ซึ่งทีมออกแบบสินค้าเสื้อผ้าของจำเลยมาทำเช่นกัน จึงมีเหตุผลให้เชื่อว่าจำเลยซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้ามีโอกาสได้สำรวจตลาดค้าขายเสื้อผ้าในต่างประเทศและได้พบเห็นสินค้าเสื้อผ้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ของโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศอังกฤษแล้วนำคำว่า "HACKETT" มายื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าเสื้อผ้าของจำเลย และได้ใช้คำว่า "HACKETT" กับธงชาติอังกฤษมาติดกับสินค้าเสื้อยืดที่จำเลยผลิตออกจำหน่าย ดังนี้ การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" เลขที่ 219251 ของจำเลยจึงเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" โดยใช้กับสินค้าเสื้อผ้ามาตั้งแต่ปี 2526 ก่อนที่จำเลยจะขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตและได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" กับสินค้าเสื้อผ้าตามคำขอเลขที่ 219251 ทะเบียนเลขที่ 158366 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534 นานถึง 8 ปี แม้โจทก์จะยังไม่ได้ส่งสินค้าเสื้อผ้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ของโจทก์มาจำหน่ายในประเทศไทยก่อนที่จำเลยจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ตาม โจทก์ก็มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้กับสินค้าจำพวกที่ 38 เดิม ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้แก่ เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อกีฬา กางเกงขาสั้น และกางเกงกีฬา ตามคำขอเลขที่ 219251 ทะเบียนเลขที่ 158366 ดีกว่าจำเลยผู้ซึ่งได้รับการจดทะเบียน อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น
ที่จำเลยอุทธรณ์ประการสุดท้ายว่าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า แม้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 บัญญัติกำหนดระยะเวลาฟ้องคดีภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนและจำเลยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2534 แต่ปรากฏว่าจำเลยมิได้ยื่นคำขอต่ออายุการจดทะเบียนภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายซึ่งถือว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล้วตามมาตรา 56 ไม่มีเหตุที่จะต้องเพิกถอนการจดทะเบียนอีกหรือถือไม่ได้ว่าคำฟ้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนล่วงเลยระยะเวลาที่ระบุตามที่กำหนดหรือขาดอายุความดังที่จำเลยยกขึ้นต่อสู้นั้นเป็นคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นข้อหาที่เกินไปกว่าหรือนอกจากคำฟ้องของโจทก์ เป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีของโจทก์ขาดอายุความตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 แล้วนั้น เห็นว่า ที่มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติว่า "ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนที่คำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" นั้น เป็นระยะเวลาการฟ้องร้องคดีอันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง มิใช่อายุความฟ้องคดี แม้จำเลยจะให้การว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว แต่ก็ถือได้เท่ากับว่าจำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง อย่างไรก็ดีเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 เดิม ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 158366 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534 เป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น มิใช่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 จึงไม่อาจนำบทบัญญัติ มาตรา 67 มาใช้บังคับการฟ้องคดีนี้ของโจทก์ได้การฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยคดีนี้เป็นการฟ้องโดยอาศัยสิทธิตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41 (1) ซึ่งมิได้กำหนดอายุความไว้ จึงมีอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่เครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ของจำเลยได้รับการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เดิม เมื่อเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ของจำเลยได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534 โจทก์จึงต้องฟ้องคดีนี้ภายในวันที่ 16 กันยายน 2544 ปรากฏว่าวันที่ 16 กันยายน 2544 เป็นวันอาทิตย์ อันเป็นวันหยุดราชการ ดังนี้ ที่โจทก์นำคดีนี้มาฟ้องเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 ซึ่งเป็นวันเปิดทำการจึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 10 ปี คดีของโจทก์ไม่ขาดอายุความ แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากทางนำสืบของจำเลยว่า จำเลยลืมต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ตามทะเบียนเลขที่ 158366 ต่อนายทะเบียนภายใน 90 วัน ก่อนวันที่ 16 กันยายน 2544 อันเป็นวันสิ้นอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 53 วรรคหนึ่ง และ 54 วรรคหนึ่ง จึงต้องถือว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ตามทะเบียนเลขที่ 158366 ได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล้วโดยผลของกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 56 ศาลจึงไม่จำเป็นต้องพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ตามทะเบียนเลขที่ 158366 ตามคำขอท้ายคำฟ้องของโจทก์อีก ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าจำเลยมิได้ยื่นคำขอต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "HACKETT" ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล้วตามมาตรา 56 ไม่มีเหตุที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนอีก จึงเป็นการวินิจฉัยในประเด็นที่ว่า ต้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอท้ายคำฟ้องของโจทก์หรือไม่ มิใช่การวินิจฉัยเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องดังที่จำเลยอุทธรณ์แต่อย่างใด อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล"
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ