คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4786/2534

เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยต่างเป็นรูปปลาโลมาที่มีลักษณะกระโจนตัวลอย ลำตัวโค้ง หัวปลาอยู่ทางซ้ายและหางปลาอยู่ทางขวาแบบเดียวกันมีขนาดใกล้เคียงกัน ต่างใช้กับสินค้าพื้นรองเท้ายางที่ผลิตออกจำหน่าย ซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกันแม้โจทก์และจำเลยจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใช้กับสินค้าคนละจำพวก กล่าวคือ โจทก์ใช้กับสินค้าจำพวก 40พื้นร้องเท้ายาง ส่วนจำเลยใช้กับสินค้าจำพวก 50 พื้นรองเท้าก็ตาม แต่ก็เป็นสินค้าชนิดเดียวกันคือพื้นรองเท้ายางดังกล่าวแม้รูปตัวปลาโลมาตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์มีสีดำทึบ ส่วนรูปตัวปลาโลมาตามคำขอจดทะเบียนของจำเลยเป็นตัวปลาโปร่งมีลายเส้นประ ตามลำตัวปลาก็ตาม แต่เมื่อใช้หล่อติดเป็นเครื่องหมายการค้ากับพื้นรองเท้ายางแล้วย่อมจะไม่ปรากฏให้เห็นสีของตัวปลาว่าแตกต่างกันอย่างไร นอกจากนี้ ในการเรียกขานสินค้าที่โจทก์และจำเลยผลิตออกจำหน่ายนั้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายย่อมจะเรียกกันว่าพื้นรองเท้าตราปลาโลมาเท่านั้น ความสำคัญที่เด่นชัดของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยจึงอยู่ที่ตัวปลาโลมาแม้จะมีตัวหนังสืออักษรโรมันซึ่งมีตัวสะกดและอ่านออกเสียงแตกต่างกัน โดยของโจทก์ใช้คำว่า DOLPHIN ส่วนของจำเลยใช้คำว่า PORPOISEแต่ก็ปรากฏว่ามีคำแปลอย่างเดียวกันว่าปลาโลมา อักษรโรมันที่เป็นตัวหนังสือดังกล่าวจึงเป็นเพียงส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าที่มีความสำคัญน้อยกว่ารูปตัวปลาโลมาเป็นอันมากเครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวมีลักษณะทำนองเดียวกันอันอาจทำให้ประชาชนทั่วไปหลงผิดได้ว่า สินค้าของโจทก์และจำเลยเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกันดังนี้ กรณีจึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกันจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน แม้โจทก์จะมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยแต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นอันเป็นการฟ้องคดีเพื่อป้องกันการล่วงสิทธิเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนได้ ทั้งนี้ เพราะต้องห้ามตาม มาตรา 29 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 กรณีจึงไม่อาจบังคับตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ที่ให้ห้ามจำเลยดังกล่าวได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปปลาโลมาและอักษรโรมันคำ DOLPHIN กับสินค้าพื้นรองเท้ายางที่ผลิตส่งไปขายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2525 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2525 โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในสินค้าจำพวก 40 พบว่าจำเลยใช้เครื่องหมายการค้ารูปปลาโลมาในลักษณะกระโจนตัวลอย ลำตัวโค้งหัวปลาอยู่ทางซ้าย หางปลาอยู่ทางด้านขวาเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2525ในสินค้าจำพวก 50 สำหรับสินค้าพื้นรองเท้ายาง ขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้ารูปปลาโลมากับสินค้ารองเท้ายางอีกต่อไป ให้จำเลยทำลายสินค้าที่มีรูปเครื่องหมายการค้ารูปปลาโลมา และถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอที่ 124590

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นผู้ประกอบกิจการผลิตพื้นรองเท้ายางใช้เครื่องหมายการค้ารูปปลาโลมา และใช้อักษรว่า PORPOISE ออกจำหน่ายก่อนโจทก์ โจทก์ได้ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นรูปปลาโลมาเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เลขที่ 124590 จากกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ากรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้ารูปปลาโลมากับสินค้าพื้นรองเท้ายาง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยในประเด็นข้อแรกตามฎีกาจำเลยคือ เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยที่ขอจดทะเบียนไว้นั้นเหมือนหรือคล้ายกันจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยต่างเป็นรูปปลาโลมาที่มีลักษณะกระโจนตัวลอย ลำตัวโค้ง หัวปลาอยู่ทางซ้ายและหางปลาอยู่ทางขวาแบบเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกันต่างใช้กับสินค้าพื้นรองเท้ายางที่ผลิตออกจำหน่าย ซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน แม้โจทก์และจำเลยจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใช้กับสินค้าคนละจำพวกกล่าวคือ โจทก์ใช้กับสินค้าจำพวก40 พื้นรองเท้ายาง ส่วนจำเลยใช้กับสินค้าจำพวก 50 พื้นรองเท้าก็ตามแต่ก็เป็นสินค้าชนิดเดียวกันคือพื้นรองเท้ายางดังกล่าว แม้รูปตัวปลาโลมาตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์มีสีดำทึบ ส่วนรูปตัวปลาโลมาตามคำขอจดทะเบียนของจำเลยเป็นตัวปลาโปร่งมีลายเส้นประตามลำตัวปลาก็ตาม แต่เมื่อใช้หล่อติดเป็นเครื่องหมายการค้ากับพื้นรองเท้ายางแล้วย่อมจะไม่ปรากฏให้เห็นสีของตัวปลาว่าแตกต่างกันอย่างไรนอกจากนี้ ในการเรียกขานสินค้าที่โจทก์และจำเลยผลิตออกจำหน่ายนั้นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายย่อมจะเรียกกันว่าพื้นรองเท้าตราปลาโลมาเท่านั้น ความสำคัญที่เด่นชัดของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยจึงอยู่ที่ตัวปลาโลมา แม้จะมีตัวหนังสืออักษรโรมันซึ่งมีตัวสะกดและอ่านออกเสียงแตกต่างกัน โดยของโจทก์ใช้คำว่าDOLPHIN ส่วนของจำเลยใช้คำว่า PORPOISE แต่ก็ปรากฏว่ามีคำแปลอย่างเดียวกันว่าปลาโลมานั่นเอง อักษรโรมันที่เป็นตัวหนังสือดังกล่าวจึงเป็นเพียงส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าที่มีความสำคัญน้อยกว่ารูปตัวปลาโลมาเป็นอันมาก เครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวมีลักษณะทำนองเดียวกันอันอาจทำให้ประชาชนทั่วไปหลงผิดได้ว่า สินค้าของโจทก์และจำเลยเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกัน ดังนี้ กรณีจึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกันจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน และฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย อย่างไรก็ตาม ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้ารูปปลาโลมากับสินค้าพื้นรองเท้ายางนั้น เห็นว่า แม้โจทก์จะมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยแต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นอันเป็นการฟ้องคดีเพื่อป้องกันการล่วงสิทธิเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนได้ ทั้งนี้ เพราะต้องห้ามตามตามมาตรา 29 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474กรณีจึงไม่อาจบังคับตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ที่ให้ห้ามจำเลยดังกล่าวได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้ารูปปลาโลมากับสินค้าพื้นรองเท้ายาง นอกจากที่แก้ให้บังคับตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.