คำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 13

เครื่องหมายการค้าคำว่า "COMBID - COMBID" ของโจทก์ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่จำนวน 6 ตัว อ่านออกเสียงว่า คอมบิด ในขณะที่เครื่องหมายการค้าคำว่า "COMBIF Combif" ประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว และตัวพิมพ์เล็กอีกจำนวน 5 ตัว อ่านออกเสียงว่า คอมบิฟ แม้เครื่องหมายการค้าทั้งสอง จะมีเสียงเรียกขานคล้ายกัน ประกอบด้วยตัวอักษรโรมันจำนวน 6 ตัว เช่นเดียวกัน และเป็นอักษรโรมันที่เหมือนกันเกือบทั้งหมดโดยมีความแตกต่างกันที่ตัวอักษรตัวสุดท้ายของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง โดยเครื่องหมายการค้าคำว่า "COMBID" ของโจทก์เป็นตัวอักษร "D" แต่เครื่องหมายการค้าคำว่า "COMBIF" เป็นตัวอักษร "F" ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าทั้งสองแล้ว พบว่ามีความแตกต่างที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ในขณะที่เครื่องหมายการค้าคำว่า "COMBIF Combif" คำที่ 2 มีเพียงตัวอักษรตัวแรก คืออักษร "C" เท่านั้นที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนตัวอักษรที่เหลือทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าทั้งสองแม้จดทะเบียนใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน คือ จำพวกที่ 5 แต่รายการสินค้าที่จดทะเบียนนั้นแตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์จดทะเบียนใช้กับรายการสินค้ายาที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ต่อต้านหรือทำลายเชื้อไวรัส ส่วนเครื่องหมายการค้าคำว่า "COMBIF Combif" ขอจดทะเบียนใช้กับรายการสินค้าอาหารเสริมใช้ในทางการแพทย์ช่วยย่อยอาหารและป้องกันท้องผูก ซึ่งเป็นสินค้าคนละประเภทกัน โอกาสที่ผู้บริโภคจะสับสนหลงหรือผิดจึงเป็นไปได้น้อย แม้จะเป็นสินค้าจำพวกยาเหมือนกัน แต่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน อีกทั้งกลุ่มผู้ใช้สินค้าของยาทั้งสองก็แตกต่างกัน สินค้ายาตามเครื่องหมายการค้า "COMBID" ของโจทก์ ผู้ใช้คือผู้ป่วยโรคเอดส์ ซึ่งไม่สามารถซื้อใช้เองได้โดยตรง แต่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้น ในขณะที่ผู้ใช้สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "COMBIF" เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่กว้างกว่า ไม่จำกัดเฉพาะผู้ป่วยโรคเอดส์ ดังนั้น แม้เครื่องหมายการค้าทั้งสองจะมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกันก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าคำว่า "COMBIF" ที่ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 (3) และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 แต่เครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ค 161910 ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วอยู่ก่อนที่โจทก์ฟ้องเป็นคดีนี้ กรณีจึงไม่มีเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ค 161910 อยู่ในทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะนำมาเปรียบเทียบเพื่อวินิจฉัยปัญหาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ค 161910 จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 หรือไม่อีกต่อไป ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้วินิจฉัยเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงไม่ชอบ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นภาพประดิษฐ์ มีลักษณะเป็นแถบเส้นในแนวนอน 3 เส้น เรียงซ้อนกันขึ้นไปด้านบน โดยเว้นระยะห่างของแต่ละเส้นและเฉียงขึ้นทำมุมในระดับ 30 องศา คล้ายกับอักษรโรมัน ตัว "E" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเป็นภาพประดิษฐ์ประกอบคำหรือชื่อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแถบเส้นทึบในแนวตั้ง 3 เส้น เรียงซ้อนต่อกันไปทางด้านข้างโดยทุกแถบเส้นจะเอียงมาทางด้านหน้าและเว้นระยะห่างของแต่ละเส้นคล้ายอักษรโรมัน ตัว "M" และมีคำว่า "Mahajak" อยู่ด้านล่างของแถบเส้น รูปลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นอย่างชัดเจน ในส่วนของเสียงเรียกขานนั้น เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วมีคำว่า "Mahajak" ประกอบอยู่กับภาพประดิษฐ์ จึงออกเสียงเรียกขานได้ว่า มหาจักร ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้น ปรากฏตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในช่องคำอ่านและแปลภาษาต่างประเทศเพียงว่า อักษรโรมันสัญลักษณ์ตัว "อี" แปลไม่ได้ เป็นอักษรย่อส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทคือคำว่า "อีริคสัน" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ได้ระบุเสียงเรียกขานไว้ แต่เนื่องจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเคยมีคำสั่งให้โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวเป็นเครื่องหมายชุดกับคำขอจดทะเบียนอื่น ๆ ของโจทก์ และโจทก์ดำเนินการตามคำสั่งแล้ว ปรากฏว่ารูปลักษณะเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนอื่น ๆ ของโจทก์เป็นภาพประดิษฐ์เช่นเดียวกับภาพประดิษฐ์ในคดีนี้ บางคำขอจดทะเบียนเป็นภาพประดิษฐ์ประกอบคำหรือชื่อ "ERICSSON" ดังนั้นจึงมีเหตุผลให้เชื่อว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ อาจเรียกขานได้ว่า อีริคสัน อันเป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทโจทก์เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ของโจทก์ เสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงแตกต่างจากเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ประกอบกับรายการสินค้าตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น มีรายการเดียวคือ มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า ส่วนรายการสินค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เฉพาะที่จำเลยอุทธรณ์คือ สายเคเบิลไฟฟ้า ลวดไฟฟ้า สายเคเบิลไฟฟ้าออพติก แม้เป็นสินค้าจำพวก 9 เช่นเดียวกันแต่รายการสินค้าและลักษณะการใช้งานของสินค้าแตกต่างกันกล่าวคือ สินค้าตามรายการสินค้าของโจทก์เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้ามิใช่อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าดังเช่นสินค้าตามรายการสินค้าตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

แม้ตามคำฟ้องของโจทก์จะไม่ได้มีคำขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่การที่โจทก์บรรยายฟ้องชัดแจ้งว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีคำขอให้พิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ กับให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนตามคำขอของโจทก์ ย่อมมีความหมายครอบคลุมถึงการเพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอยู่ในตัวแล้ว การที่ศาลจะพิพากษาเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินเลยหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องแต่อย่างใด นอกจากนี้ที่โจทก์มีคำขอให้พิพากษาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายอันพึงรับจดทะเบียนได้และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวนั้น เห็นว่า ข้อหาและข้ออ้างที่เป็นหลักแห่งข้อหาตามคำฟ้องเป็นเรื่องที่โจทก์กล่าวอ้างว่าคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุที่ว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ได้คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นดังกล่าว ประเด็นข้อพิพาทที่ต้องวินิจฉัยในคดีนี้จึงมีเฉพาะเกี่ยวกับเหตุที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์เท่านั้น ไม่มีประเด็นข้อพิพาทให้ต้องวินิจฉัยในข้อพิจารณาอื่น ๆ เกี่ยวกับลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 รวมทั้งข้อพิจารณาอื่น ๆ เกี่ยวกับการพิจารณารับจดทะเบียนและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในการรับจดทะเบียนตามบทบัญญัติมาตราอื่น ดังนั้น แม้คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์จะเป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งสมควรต้องเพิกถอนดังได้วินิจฉัยแล้วข้างต้นก็ตาม แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังต้องดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมีอีกหลายขั้นตอน หาใช่โจทก์มีสิทธิขอให้บังคับให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้เลยไม่ จึงไม่อาจพิพากษาให้ตามคำขอของโจทก์ดังกล่าวได้ คงพิพากษาให้ได้แต่เพียงว่าให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กับให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไปเท่านั้น

ในการพิจารณาความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า นอกจากจะต้องพิจารณาในเรื่องรูปลักษณ์และเสียงเรียกขานของเครื่องหมายแล้วยังคงต้องพิจารณาสินค้าที่นำมาขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับเครื่องหมายด้วยว่าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันหรือมีลักษณะอย่างเดียวกันหรือมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงกันหรือไม่ รวมทั้งช่องทางจำหน่ายสินค้าและกลุ่มผู้ใช้สินค้าดังกล่าวว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือมีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางที่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันหรือไม่
เครื่องหมายการค้าคำว่า "" ที่โจทก์ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ของบุคคลอื่นจดทะเบียนไว้กับสินค้าจำพวก 1 เช่นเดียวกัน แม้ในส่วนรูปลักษณ์และเสียงเรียกขานมีความคล้ายกันเนื่องจากมีอักษรตัวท้ายแตกต่างกันเพียงตัวเดียวและมีเสียงเรียกขานที่คล้ายกัน แต่เมื่อพิจารณารายการสินค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ ผู้ใช้สินค้าของโจทก์ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสินค้าประเภทต่าง ๆ ส่วนผู้ใช้สินค้าที่เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นเป็นเกษตรกรที่ปลูกต้นยาง เมื่อกลุ่มผู้ใช้สินค้าและวัตถุประสงค์การใช้สินค้าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในการจำหน่ายสินค้าของโจทก์ โจทก์จะใช้วิธีติดต่อกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมโดยตรงและไม่มีการวางจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป และในการจำหน่าย เสนอจำหน่าย และโฆษณาสินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้า "" นั้นจะปรากฏชื่อและเครื่องหมายการค้าคำว่า "BIOMERIEUX" อยู่ด้วยเสมอ จึงช่วยสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าของโจทก์กับสินค้าของบุคคลอื่นได้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวจึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า
แม้เครื่องหมายการค้าคำว่า "" ของโจทก์มีเสียงเรียกขานคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นคำว่า "" และเครื่องหมายการค้า "" แต่เมื่อเปรียบเทียบรูปลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าทั้งสามแล้ว มีความแตกต่างในเรื่องจำนวนตัวอักษรและตัวอักษรที่ต่างกัน รูปลักษณ์เครื่องหมายการค้าทั้งสามจึงต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงรายการสินค้าตามคำขอจดทะเบียนแม้จะเป็นสินค้าจำพวก 9 เช่นเดียวกันทั้งสามเครื่องหมาย แต่เมื่อพิจารณารายการสินค้าตามคำขอของโจทก์เป็นสินค้าประเภทเครื่องและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ กลุ่มผู้ใช้สินค้าของโจทก์ส่วนใหญ่จึงเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ และสินค้าของโจทก์ถูกใช้งานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ส่วนสินค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "" เป็นหลอดแก้วที่ใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ ซึ่งถูกใช้งานในห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา ซึ่งกลุ่มผู้ใช้สินค้าเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทางการแพทย์ซึ่งย่อมต้องมีความรู้ความชำนาญในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นอย่างดี จึงย่อมทราบความแตกต่างระหว่างสินค้าของโจทก์และของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้ ส่วนเครื่องหมายการค้าคำว่า "" ของบุคคลอื่น ใช้กับรายการสินค้าที่เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับด้านการสื่อสารทางเสียง จึงไม่ใช่สินค้าที่มีลักษณะเดียวกับสินค้าโจทก์ ทั้งช่องทางการจำหน่ายของโจทก์เป็นการขายตรงต่อลูกค้าไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป จึงยากที่กลุ่มผู้ใช้สินค้าของโจทก์จะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าของโจทก์กับของบุคคลอื่นได้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า จึงไม่ต้องห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13 และ 16

แม้การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้านั้นต้องพิจารณาภาคส่วนทั้งหมดอันเป็นองค์ประกอบรวมของเครื่องหมายการค้าก็ตาม แต่ก็ต้องให้ความสำคัญกับภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้ายิ่งกว่าภาคส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ให้ความสำคัญในส่วนของเสียงเรียกขานว่าคล้ายคลึงกันเพียงใด ต้องพิจารณาถึงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นว่าเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันนั้นหรือไม่ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงสาธารณชนผู้ใช้สินค้าว่าเป็นกลุ่มเดียวกันและสินค้าดังกล่าวมีช่องทางการจำหน่ายเดียวกันหรือไม่ประกอบกันด้วย
เครื่องหมายการค้าของโจทก์แม้จะมีภาคส่วนที่เป็นรูปบางส่วนของโลกที่มีแผนที่ประกอบและมีภาพบางส่วนของดวงอาทิตย์ส่องแสงกับคำว่า EARTH & SUN แต่ภาพดังกล่าวไม่ใช่ลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าเพราะภาพโลกและดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นพื้นรองรับตัวอักษรขนาดใหญ่คำว่า ES ซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ส่วนคำว่า EARTH & SUN ที่ปรากฏในเครื่องหมายมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับตัวอักษรคำว่า ES และวางอยู่ที่มุมด้านล่างข้างซ้าย จึงไม่ใช่สิ่งที่ทำให้สาธารณชนจดจำได้ ดังนั้นภาคส่วนที่เป็นภาพโลก ดวงอาทิตย์ และคำว่า EARTH & SUN จึงไม่ใช่ภาคส่วนที่เป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้า แม้ภาคส่วนดังกล่าวจะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านแต่เมื่อไม่ใช่ภาคส่วนที่เป็นลักษณะเด่นจึงไม่ถึงกับทำให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่คล้ายกับของผู้คัดค้าน และเมื่อพิจารณาในส่วนที่เป็นอักษรคำว่า ES ซึ่งอยู่กึ่งกลางของเครื่องหมายจึงเป็นส่วนที่เด่นที่สุดทั้งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน แสดงให้เห็นว่าโจทก์มีเจตนาใช้คำดังกล่าวเป็นภาคส่วนที่เป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายเพื่อให้สาธารณชนจดจำได้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมีอักษรคำว่า GS ขนาดใหญ่อยู่กึ่งกลางของเครื่องหมาย จึงเป็นภาคส่วนที่เป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายเช่นเดียวกับคำว่า ES ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว เห็นได้ว่ามีอักษรที่แตกต่างกันเพียงอักษรเดียว ทั้งรูปลักษณะการเขียนอักษรตัว E ในเครื่องหมายของโจทก์ก็เขียนในลักษณะเดียวกันและมีความคล้ายกับการเขียนอักษรตัว G ในเครื่องหมายของผู้คัดค้านอย่างมาก นอกจากนี้เสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับของผู้คัดค้านด้วย เมื่อพิจารณาถึงจำพวกสินค้าและรายการสินค้าที่โจทก์นำมาจดทะเบียนซึ่งเป็นแบตเตอรี่เช่นเดียวกับสินค้าตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน สาธารณชนผู้ใช้สินค้าเป็นผู้ใช้รถยนต์เช่นเดียวกัน ช่องทางจำหน่ายสินค้าเป็นสถานที่เดียวกัน ย่อมทำให้สาธารณชนผู้ใช้สินค้าแบตเตอรี่รถยนต์สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าว่าเป็นของโจทก์หรือผู้คัดค้านได้

การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดในขณะที่จดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายการค้านั้นเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วว่ามีความเหมือนหรือคล้ายกันในสาระสำคัญหรือในลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้านั้นหรือไม่ หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีภาคส่วนถ้อยคำประกอบรูป นอกจากจะพิจารณาลักษณะเด่น หรือสาระสำคัญ ของเครื่องหมายการค้าแล้วยังต้องพิจารณาถึงสำเนียงเรียกขานเครื่องหมายการค้านั้น และต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้านั้นใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน
แม้สาระสำคัญหรือลักษณะเด่นในเครื่องหมายการค้าจะเป็นภาพปลาโลมาซึ่งเป็นสัตว์ตามธรรมชาติเช่นเดียวกัน แต่เมื่อภาพประดิษฐ์ปลาโลมาในเครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวมีความแตกต่างกันในภาพรวม เช่น จำนวนของปลาโลมา หรือการจัดองค์ประกอบของภาพที่แสดงให้เห็นว่าปลาโลมาได้หันไปคนละทิศทางกันและมีคลื่นทะเลประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมายการค้าของโจทก์และบริษัท ช. จึงต่างก็มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามมาตรา 7 (6) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ทั้งภาพปลาโลมาก็มิใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าข้าวที่โจทก์จะต้องแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2537 มาตรา 17 แต่อย่างใด
เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีภาคส่วนถ้อยคำเป็นอักษรจีนและภาคส่วนของอักษรโรมัน คำว่า "TWIN DOLPHINS" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัท ช. มีภาคส่วนถ้อยคำเป็นอักษรโรมันคำว่า "BLUE DOLPHIN" จึงมีเพียงอักษรโรมันคำว่า "DOLPHIN" ที่เหมือนกันเท่านั้น ทั้งเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในส่วนของอักษรจีนอ่านออกเสียงได้ว่า "ซวงห่ายถุน" และอักษรโรมันคำว่า "TWIN DOLPHINS" มีความหมายว่า ปลาโลมาคู่ จึงอาจออกเสียงเรียกขานได้ว่า ซวงห่ายถุน หรือ ทวินดอลฟิน หรือปลาโลมาคู่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัท ช. มีอักษรโรมันคำว่า "BLUE DOLPHIN" มีความหมายว่า ปลาโลมาสีน้ำเงิน จึงอาจออกเสียงเรียกขานได้ว่า บลูดอลฟิน หรือปลาโลมาสีน้ำเงิน สำเนียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับบริษัท ช. จึงแตกต่างกัน แม้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันเป็นรายการสินค้าข้าว ก็ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

ในการพิจารณาเปรียบเทียบว่าเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่นั้น ไม่ใช่พิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะรูปหรือคำหรือข้อความที่ปรากฏให้เห็นด้วยสายตาเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาองค์ประกอบรวมทุกส่วนของเครื่องหมายการค้าทั้งสองนั้น ทั้งสำเนียง เสียงเรียกขาน รายการสินค้าที่ขอจดทะเบียนไว้เพื่อใช้กับเครื่องหมายการค้าทั้งสองว่าเป็นสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือเป็นสินค้าต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาว่าสาธารณชนกลุ่มผู้ใช้สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองว่าเป็นกลุ่มเดียวกันและมีความรู้เพียงพอที่จะแยกแยะความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองได้ดีหรือไม่เพียงใด สำหรับเครื่องหมายการค้า ตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าคำว่า "DETECH" ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัว คือ "D" "T" "E" และ "C" อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นทึบมุมมน โดยอักษรโรมัน "D" มีลักษณะเป็นอักษรประดิษฐ์ต่างจากอักษรโรมันตัวอื่นซึ่งเป็นอักษรโรมันธรรมดาเพื่อให้เป็นลักษณะเด่นและง่ายต่อการจดจำ ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วประกอบด้วยอักษรโรมันธรรมดา 6 ตัว คือ "D" "E" "T" "E" "C" และ "H" และไม่มีกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นทึบมุมมน ล้อมตัวอักษรดังกล่าว จึงมีความแตกต่างกันในส่วนของรูปลักษณ์ แม้เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจะมีเสียงเรียกขาน 2 พยางค์เหมือนกันว่า ดีเทค แต่เมื่อพิจารณาจากรายการสินค้าตามคำขอของโจทก์และรายการสินค้าของเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ได้ความว่าตามคำขอของโจทก์เป็นการขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 12 รายการสินค้า เครื่องระบบเบรกสำหรับยานพาหนะที่ไม่ใช้กับรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนเบรกสำหรับยานพาหนะที่ไม่ใช้กับรถจักรยานยนต์ ผ้าเบรกสำหรับยานพาหนะที่ไม่ใช้กับรถจักรยานยนต์ ส่วนสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "DETECH" ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แม้จะเป็นสินค้าจำพวก 12 เช่นเดียวกัน แต่รายการสินค้าแตกต่างกัน โดยเป็นสินค้ารถจักรยานยนต์ โครงเครื่องยนต์ และอานที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ รายการสินค้าตามคำขอของโจทก์เป็นสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ แต่รายการสินค้าตามเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าจึงเป็นคนละกลุ่มกัน ผู้ซื้อสินค้าของโจทก์ส่วนใหญ่จะเป็นช่างซ่อมยานพาหนะที่ไม่ใช่รถจักรยานยนต์ ซึ่งย่อมต้องมีความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์พอสมควรและย่อมคุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้าที่ตนจะซื้อดีพอที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า ของโจทก์กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "DETECH" ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วได้ว่าไม่ใช่สินค้าที่มีเจ้าของหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้าเดียวกัน จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเครื่องหมายการค้า ตามคำขอของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "DETECH" ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า อันเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 6 (3) ประกอบมาตรา 13
ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาว่าคำที่นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้านั้นสามารถทำให้สาธารณชนทราบหรือเข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างไรและเพียงใด หากสาธารณชนสามารถทราบหรือเข้าใจได้ในทันทีว่าเป็นสินค้านั้น หรือใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถทราบหรือเข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นเป็นสินค้าประเภทหรือชนิดใดเพราะคำดังกล่าวเป็นคำที่บรรยายหรือพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น คำที่นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง แต่หากสาธารณชนยังต้องใช้วิจารณญาณพอสมควรในการพิจารณาจึงจะเข้าใจว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสื่อให้ทราบถึงประเภทหรือชนิดของสินค้านั้น เพราะเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเพียงคำแนะนำของสินค้าแล้ว คำที่นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ เมื่อเครื่องหมายการค้า ที่โจทก์ขอจดทะเบียนไม่มีความหมายหรือคำแปลในพจนานุกรมว่ามีความหมายเช่นไร คงมีคำแปลแต่เพียงคำว่า "TEC" ซึ่งโจทก์นำสืบว่าหมายถึง ส่วนจำเลยนำสืบเพียงคำว่า "TEC" เป็นคำที่เลียนเสียงมาจากคำว่า "TECH" ซึ่งเป็นคำย่อมาจากคำว่า "TECHNOLOGY" ตามพจนานุกรมเท่านั้น ซึ่งตามพจนานุกรมดังกล่าวก็ยังปรากฏด้วยว่าคำว่า tec เป็นคำย่อมาจากคำว่า "detective" หมายถึงนักสืบ และคำว่า "TEC" เป็นคำย่อมาจาก "total blood eosinophil count" หมายถึงการนับจำนวนเม็ดเลือดขาวอีโอสิโนฟีลด้วย คำว่า "DTEC"จึงไม่ใช่คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยตรง จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ

เครื่องหมายการค้าของโจทก์และเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายมีลักษณะคล้ายกันหลายประการ คือ จำเลยใช้เลขอารบิคเช่นเดียวกัน การวางตำแหน่งเลข 9 วางอยู่ด้านหน้าอักษรโรมัน M และติดกับอักษรโรมัน M และจำเลยใช้อักษรโรมัน M เช่นเดียวกันกับของโจทก์ เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายจึงมีสาระสำคัญหรือลักษณะเด่นเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายดังกล่าวนอกจากมีคำว่า 9M และมีลวดลายประดิษฐ์ก็ตาม แต่ส่วนแตกต่างดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดมิใช่ส่วนสาระสำคัญ และแม้สาธารณชนอาจไม่สับสนว่า 9M เป็น 3M เพราะเสียงเรียกขานต่างกัน แต่เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายที่ใช้เลขอารบิค อยู่ด้านหน้า M เหมือนกับของโจทก์ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนได้ว่า เครื่องหมายการค้า 9M เป็นเครื่องหมายอีกเครื่องหมายของโจทก์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโจทก์ในทางใดทางหนึ่ง
โจทก์ใช้โฆษณาและจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า 3M อย่างแพร่หลายทั่วโลกจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในหมู่ผู้บริโภค เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายดังกล่าวจึงเป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายยังเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13
จำเลยเคยผลิตและเคยจำหน่ายสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้า 9M แม้กล่องสินค้าของจำเลยไม่ได้พิมพ์ชื่อโจทก์หรืออ้างถึงความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับโจทก์ แต่การใช้เครื่องหมายการค้า 9M ย่อมทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ โดยผู้พบเห็นเครื่องหมายการค้าดังกล่าวบนกล่องสินค้าของจำเลยอาจเข้าใจไปได้ว่า จำเลยมีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับโจทก์ได้ อันถือเป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการตลอดชื่อทางการค้าของโจทก์แล้วย่อมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายในช่วงที่จำเลยผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

เครื่องหมายการค้าคำว่า ของโจทก์ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายเป็นอักษรโรมันและมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกันน้อยมาก เมื่อใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันจึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ แต่เมื่อโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในทางการค้าของโจทก์กับสินค้าจำพวกที่ 16 ได้แก่ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องเขียน โดยใช้สินค้าดังกล่าวภายในกิจการของกลุ่มโจทก์ และนำไปแจกจ่ายเป็นของแจก แลก ของสมนาคุณ เพื่อส่งเสริมการขายต่อกลุ่มโจทก์ ถือได้ว่าเป็นการใช้เพื่อแสดงว่าสินค้าดังกล่าวมีความแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น อันเป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้าแล้ว เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีที่มาจากนามสกุลของผู้ก่อตั้งโจทก์ และโจทก์ใช้คำนี้เป็นชื่อของโจทก์ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสาธารณรัฐอินเดียตั้งแต่ปี 2460 ทั้งโจทก์ก็ยังเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้กับสินค้าหลายจำพวกรวมทั้งสินค้าจำพวกที่ 16 มาแล้วในหลายประเทศ จึงเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยสุจริตมิได้มีเจตนาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีดุลพินิจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันได้ โดยจะมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้น เพื่อป้องกันมิให้สาธารณชนสับสนหลงผิดไว้ด้วยก็ได้

ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากภาพรวมของลักษณะเครื่องหมายการค้าทั้งสองทั้งหมด ลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้า และสำเนียงเรียกขานคำในเครื่องหมายการค้าทั้งสองว่าเหมือนกันหรือคล้ายกันเพียงใด ตลอดจนต้องพิจารณาว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกที่มีลักษณะอย่างเดียวกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ ไม่อาจพิจารณาเฉพาะภาคส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าทั้งสองโดยไม่พิจารณาคำว่า "VALENTINO" ที่จำเลยร่วมได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิในคำนี้เป็นของตนแต่ผู้เดียว เพราะการที่จำเลยร่วมปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิในคำว่า "VALENTINO" ในเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมเป็นของตนแต่ผู้เดียวนั้นมีผลเพียงไม่อาจห้ามผู้อื่นมิให้ใช้คำว่า "VALENTINO" เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าได้เท่านั้น ไม่มีผลทำให้คำว่า "VALENTINO" ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยร่วมกลายเป็นคำที่มิได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง
แม้ว่ารายการสินค้าของโจทก์และจำเลยร่วมจะเป็นสินค้าคนละชนิดกัน แต่อยู่ในรายการสินค้าจำพวกที่ 21 เช่นเดียวกัน เพียงแต่เป็นสินค้าอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องครัวกับเป็นสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำ จึงเป็นสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนเช่นเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันเพราะผู้ใช้เป็นบุคคลในครัวเรือนกลุ่มเดียวกัน เครื่องหมายการค้าทั้งสองมีลักษณะการวางตัวอักษร "V" และคำว่า "Valentino" คล้ายกันมาก ส่วนการประดิษฐ์ตัวอักษร "V" แม้จะแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่เป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเพราะยังคงอ่านได้ว่า "วี" เหมือนกัน เครื่องหมายการค้าของโจทก์เรียกขานได้ว่า "วี วาเลนติโน่ รูดี้" ส่วนของจำเลยร่วมเรียกขานได้ว่า "วี วาเลนติโน่" ตัวอักษร "V" และคำว่า "Valentino" ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยร่วมเป็นส่วนอันเป็นสาระสำคัญและเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง เมื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13
เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมแล้ว หากคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ขอจดทะเบียนต่อไปว่าสมควรจะรับจดทะเบียนหรือไม่ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาหลักฐานต่าง ๆ นั้นว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาแล้วโดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนสมควรรับจดทะเบียนหรือไม่ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 เท่านั้น เพราะมาตรา 13 อยู่ในบังคับของมาตรา 27 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่อาจพิจารณาหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ขอจดทะเบียนว่าหลักฐานนั้นยังไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาเป็นเวลานานหรือมีความแพร่หลายทั่วไปแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปได้ เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นการพิจารณาลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามเด็ดขาดไม่ให้รับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) ไม่เกี่ยวกับการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว มาตรา 13 และ 27
ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 2 กรณี ดังนี้คือ หากนายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้นต่างคนต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตกรณีหนึ่ง หรือหากนายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียนอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งสองต่างคนต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้าของแต่ละคนมาแล้วด้วยกันโดยสุจริตนั้น ต้องเป็นกรณีที่ต่างคนต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นในประเทศไทยมาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้น ส่วนกรณีมีพฤติการณ์พิเศษก็ต้องเป็นกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนกับสินค้าที่ระบุในคำขอจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นการใช้กับตัวสินค้าหรือเป็นการใช้โดยโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นในประเทศไทยมาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะการคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต้องเป็นไปตามหลักดินแดน กล่าวคือ ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนภายในอาณาเขตประเทศไทยด้วย ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงจะมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นและได้รับความคุ้มครอง