คำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 7 วรรคสอง

คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 96 (1) กล่าวคือ มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 101 วรรคสอง บัญญัติว่า "วิธีพิจารณาอุทธรณ์และคำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด" ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ออกระเบียบคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์และคำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน พ.ศ.2545 ในข้อ 18 มีความว่า "ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาทบทวนคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และจะพิจารณาวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอื่นนอกจากที่ปรากฏในคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทำคำชี้แจงพร้อมทั้งแสดงหลักฐานในประเด็นที่คณะกรรมการจะพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าวภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง" เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏจากทางนำสืบของโจทก์และจำเลยว่าก่อนที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะได้วินิจฉัยในประเด็นเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้แจ้งให้โจทก์ทำคำชี้แจงพร้อมแสดงหลักฐานก่อนที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะมีคำวินิจฉัย การที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งเป็นประเด็นที่นอกเหนือจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีคำสั่งไว้โดยไม่แจ้งให้โจทก์ทำคำชี้แจงพร้อมแสดงหลักฐานก่อน ย่อมทำให้โจทก์สูญเสียโอกาสที่จะชี้แจงและนำพยานหลักฐานมาแสดงว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง หรือแม้โจทก์จะยอมรับว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองของตนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง แต่โจทก์อาจมีพยานหลักฐานว่ามีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลาย และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม แล้ว ดังนั้นการที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าละเว้นไม่แจ้งให้โจทก์ทำคำชี้แจงพร้อมแสดงหลักฐานก่อนที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะมีคำวินิจฉัย จึงขัดต่อระเบียบคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์และคำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน พ.ศ.2545 ข้อ 18
ในการพิจารณาเปรียบเทียบว่าเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่นั้น ไม่ใช่พิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะรูปหรือคำหรือข้อความที่ปรากฏเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาองค์ประกอบรวมทุกส่วนของเครื่องหมายการค้า ทั้งสำเนียงเสียงเรียกขาน รายการสินค้าที่ขอจดทะเบียนไว้เพื่อใช้กับเครื่องหมายการค้าว่าเป็นสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือเป็นสินค้าต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาว่าสาธารณชนกลุ่มผู้ใช้สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าว่าเป็นกลุ่มเดียวกันและมีความรู้เพียงพอที่จะแยกแยะความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองได้ดีหรือไม่เพียงใดประกอบกันด้วย สำหรับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วแม้จะมีเสียงเรียกขานคล้ายกัน โดยเครื่องหมายการค้าทั้งสองคำขอของโจทก์เรียกขานได้ว่า "เวสเซล" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า "เวสเซลล์" แต่ในส่วนรูปลักษณ์จะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอทั้งสองของโจทก์ในส่วนเครื่องหมายการค้าเป็นรูปประดิษฐ์ที่ให้ตัวอักษรโรมัน "S" ตรงกลางมีลักษณะเด่นบนพื้นกากบาทที่มีพื้นตรงกลางทึบ ส่วนที่ปลายของกากบาททั้งสี่ด้านมีลักษณะโปร่งแสง และในส่วนเครื่องหมายการค้าเป็นรูปประดิษฐ์ที่มีเครื่องหมายการค้าวางอยู่ด้านบน และมีรูปประดิษฐ์คล้ายลูกเต๋าวางอยู่ด้านล่างโดยมีรูปประดิษฐ์ตัวอักษรโรมัน "S" บนพื้นกากบาทที่มีพื้นตรงกลางทึบวางอยู่ภายในลูกเต๋า 3 ด้าน ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ประกอบด้วยคำว่า "VESCELL"และมีรูปประดิษฐ์คล้ายอักษรโรมัน "V" และ "C" บนพื้นวงกลมทึบวางอยู่ด้านหน้า จึงมีความแตกต่างกันในส่วนของรูปลักษณ์อย่างชัดเจน เมื่อเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งสองคำขอเป็นการยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 5 รายการสินค้า ยาสำหรับบำบัดรักษาโรคที่เกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิต ยาสำหรับบำบัดรักษาโรคเบาหวาน ยาสำหรับบำบัดรักษาโรคที่เกี่ยวกับไตอันเกิดจากเบาหวาน ยาสำหรับบำบัดรักษาโรคของระบบประสาท ยาสำหรับบำบัดรักษาโรคที่เกี่ยวกับจอประสาทตาอันเกิดจากเบาหวาน เหมือนกัน ส่วนเครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแม้จะยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 5 เช่นเดียวกัน แต่รายการสินค้าแตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าสเต็มเซลล์สำหรับใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งสาธารณชนผู้ซื้อสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ที่ย่อมต้องมีความรู้ความเข้าใจพอที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้ากับยาภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองคำขอของโจทก์กับสินค้าสเต็มเซลล์สำหรับใช้ในทางการแพทย์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วได้ว่าไม่ใช่สินค้าที่มีเจ้าของหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้าเดียวกัน เครื่องหมายการค้าตามคำขอทั้งสองของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (3) ประกอบมาตรา 13

คำหรือข้อความที่โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการบริการนั้น หากว่าเป็นคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของรายการบริการธนาคารพาณิชย์ที่ขอจดทะเบียนโดยตรงแล้ว คำหรือข้อความนั้นย่อมถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แล้ว ส่วนคำหรือข้อความอันเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องหมายบริการที่เมื่อโจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจมีคำสั่งให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนั้นแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำหรือข้อความว่า "Make THE Difference" ดังกล่าวตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 17 ต้องได้ความว่า คำหรือข้อความนั้นเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการบริการสำหรับบริการธนาคารพาณิชย์ที่ขอจดทะเบียนอันไม่ควรให้ผู้ขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวกรณีหนึ่งหรือเป็นกรณีที่คำหรือข้อความดังกล่าวมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ สำหรับกรณีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "TMB Make THE Difference" เพื่อใช้กับบริการจำพวก 36 รายการบริการ ธนาคารพาณิชย์ นี้ ข้อความว่า "Make THE Difference" เป็นข้อความที่นำเอาภาษาอังกฤษจำนวน 3 คำ มาประกอบกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาความหมายของคำดังกล่าวตามพจนานุกรมแล้ว สามารถแปลได้ความหมายรวมกัน "ทำให้เกิดความแตกต่าง หรือสร้างความแตกต่าง" ซึ่งมีลักษณะเป็นคำบรรยายทั่วไป ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการธนาคารพาณิชย์อันเป็นรายการบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนแต่อย่างใด ข้อความดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพียงคำแนะนำ ยังไม่ใช่คำพรรณนาที่จะทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการนั้นทราบและเข้าใจได้โดยทันทีถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการธนาคารพาณิชย์ทั้งปวงซึ่งใช้เครื่องหมายบริการนี้โดยตรงว่ามีลักษณะหรือคุณสมบัติใดเป็นการเฉพาะเจาะจง แต่ผู้ใช้บริการจะต้องจินตนาการหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจึงจะทราบได้ว่าบริการเกี่ยวกับกิจการธนาคารพาณิชย์ของโจทก์แตกต่างจากบริการอื่นอย่างไร นอกจากนี้ข้อความว่า "Make THE Difference" ยังมิได้เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญสำหรับการให้บริการเกี่ยวกับกิจการธนาคารพาณิชย์แต่อย่างใด ทั้งไม่ปรากฏว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ประกาศกำหนดให้ข้อความดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการให้บริการธนาคารพาณิชย์ที่โจทก์ขอจดทะเบียนด้วย ข้อความว่า "Make THE Difference" ดังกล่าวจึงเป็นข้อความที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการธนาคารพาณิชย์โดยตรงและมิได้เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายหรือบริการสำหรับรายการบริการธนาคารพาณิชย์ที่โจทก์ขอจดทะเบียน ดังนั้นเครื่องหมายบริการของโจทก์คำว่า "TMB Make THE Difference" จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยโจทก์ไม่จำต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันข้อความว่า "Make THE Difference"

เมื่อพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและของโจทก์แล้วปรากฏว่าเครื่องหมายการค้า ที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนไว้สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 ประกอบด้วยรูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก และคำว่า "BULLDOG" ที่ด้านล่างของรูปสุนัข ส่วนเครื่องหมายการค้า ที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของก็เป็นรูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงต่างมีรูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกเป็นสาระสำคัญและเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมาย และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในส่วนรูปสุนัขของทั้งสองเครื่องหมายเห็นได้ว่าเป็นรูปร่างลักษณะของสุนัขพันธุ์เดียวกันคือพันธุ์บูลด็อก ยืนหันหน้าในท่าเดียวกัน ขาทั้งสี่ข้างล้วนอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน และมีรายละเอียดต่าง ๆ ตรงกันจนไม่อาจสังเกตเห็นความแตกต่างของรูปสุนัขของทั้งสองเครื่องหมายได้อย่างชัดเจน และมีลักษณะคล้ายกับการลอกเลียนกันมา คงมีข้อแตกต่างกันเพียงแต่ในรายละเอียดอื่นที่ไม่ใช่รูปสุนัข โดยในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนไว้มีเส้นตรงในแนวนอนลากผ่านด้านหลังขาทั้งสี่ช่วงล่างซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าสุนัขยืนอยู่บนพื้นราบ แต่รูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของไม่มีเส้นตรงเช่นนั้นประกอบอยู่ด้วยเท่านั้น ซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่พบความแตกต่างนี้ และแม้เครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนไว้จะมีคำว่า "BULLDOG" ประกอบอยู่ด้วยโดยที่เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่โจทก์กล่าวอ้างถึงไม่มีคำดังกล่าวประกอบหรือในบางครั้งก็มีคำว่า "MIRKA" ประกอบอยู่ด้วยอันเป็นความแตกต่างอีกข้อหนึ่ง แต่เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าภาคส่วนรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าเป็นสาระสำคัญและมีลักษณะโดดเด่นยิ่งกว่าคำประกอบเหล่านั้น การที่เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยมีรูปลักษณะของรูปสุนัขซึ่งปรากฏชัดเจนว่าเป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันคือพันธุ์บูลด็อกในลักษณะที่คล้ายกับลอกเลียนกันมาดังกล่าว ย่อมทำให้สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยเช่นเดียวกันว่า "ตราสุนัข" หรือ "ตราหมา" หรือ "ตราหมาบูลด็อก" ได้ ด้วยความคล้ายกันอย่างมากโดยคล้ายกับลอกเลียนกันมาของรูปสุนัขดังกล่าว ประกอบกับความเป็นสาระสำคัญและลักษณะเด่นของรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าทั้งสองเช่นนี้ แม้จำเลยจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของจำเลยไว้สำหรับใช้กับสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าที่โจทก์ส่งมาขายในประเทศไทยก็ตาม แต่สินค้าของโจทก์และของจำเลยต่างก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง ย่อมอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกันหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้ามาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน เครื่องหมายการค้า ที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 จึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของและใช้กับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทรายและกระดาษทรายจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้
โจทก์มีหลักฐานสำเนาหนังสือโต้ตอบ สำเนาใบสั่งซื้อสินค้า และสำเนาสัญญาตัวแทนจำหน่ายมาแสดงให้เห็นว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกกับสินค้าจำพวกกระดาษทราย ผ้าทราย และวัสดุที่ใช้ในการขัดถูในประเทศไทยผ่านทางตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ตั้งแต่ปี 2532 ในขณะที่จำเลยนอกจากจะไม่ได้นำสืบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์ผ่านตัวแทนจำหน่ายของโจทก์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 แล้ว ยังปรากฏว่าบริษัทที่จำเลยเคยเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการได้สั่งซื้อสินค้ากระดาษทรายของโจทก์มาจำหน่าย การที่โจทก์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้ากระดาษทรายและเครื่องมือเครื่องใช้ในการขัดถูโดยใช้เครื่องหมายการค้า มาตั้งแต่ปี 2486 การได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกในประเทศต่าง ๆ สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 และที่ 7 รวมทั้งจำเลยไม่ได้นำสืบโต้แย้งในเรื่องความเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและการที่จำเลยเข้ามาเกี่ยวข้องกับสินค้าของโจทก์ดังกล่าว และจำเลยไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้า มาก่อนที่โจทก์จะส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่าย คงนำสืบเพียงว่าจำเลยเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด ล. ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2527 โดยประกอบกิจการขายปลีกเครื่องมือช่างและเครื่องมือเกษตร รวมทั้งไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง กระดาษทราย และผ้าทราย แต่หลักฐานที่จำเลยอ้างว่าจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ที่มีลักษณะเป็นเอกสารที่พิมพ์จากหน้าเว็บไซต์โฆษณาสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุวันเวลาลงโฆษณา ส่วนพยานหลักฐานอื่นก็เป็นหลักฐานการสั่งซื้อสินค้าอันเป็นเวลาภายหลังจากที่โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์ในประเทศไทยแล้วทั้งสิ้น โจทก์จึงเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปพันธุ์สุนัขบูลด็อกก่อนที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปพันธุ์สุนัขบูลด็อก ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 แม้โจทก์จะยังไม่เคยนำสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแต่สินค้าที่โจทก์นำมาจำหน่ายในประเทศไทยและสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องต่างก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง จึงเป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน และการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกกับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่าโจทก์เป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าเป็นแหล่งเดียว กับสินค้าของโจทก์ นอกจากนี้ เมื่อจำเลยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่จำเลยเริ่มยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 ทะเบียนเลขที่ ค4208 อีกทั้งยังปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนดังกล่าวและที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 คล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก ที่โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประกอบกับจำเลยอยู่ในวงการค้าขายสินค้าเครื่องมือช่างก่อสร้างจำพวกกระดาษทราย ผ้าทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง จำเลยย่อมรู้จักเครื่องหมายการค้าและสินค้าของโจทก์อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกในปี 2535 กรณีมีเหตุผลให้เชื่อว่าจำเลยจงใจนำเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค227964 ที่พิพาทในคดีนี้ดีกว่าจำเลย กรณีมีเหตุสมควรให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค227964 ของจำเลย
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 67 เป็นบทบัญญัติที่กำหนดระยะเวลาให้ผู้มีส่วนได้เสียฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง และเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยไม่ได้ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นต่อสู้ในคำให้การ จำเลยมีสิทธิยกปัญหาดังกล่าวขึ้นกล่าวในชั้นอุทธรณ์ได้ ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 38 ประกอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคสอง กำหนดระยะเวลาห้าปีตามมาตรา 67 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต้องนับแต่วันที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 มิใช่นับแต่วันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน เมื่อจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 มีการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าววันที่ 15 มิถุนายน 2548 และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 จึงไม่เกินกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 40 ส่วนระยะเวลาที่จำเลยอ้างในอุทธรณ์เป็นกรณีของการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ซึ่งจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 ไม่ใช่การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 ที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นคดีนี้ อีกทั้งจำเลยขาดต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว แม้จำเลยจะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกและรายการเดิม แต่ก็ปรากฏว่ายังไม่ได้รับการจดทะเบียน กรณีดังกล่าวจึงไม่เกี่ยวข้องกับการนับระยะเวลาฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทในคดีนี้ โจทก์จึงฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค227964 ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 67
เมื่อโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกดีกว่าจำเลย การที่จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับการใช้สินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องของจำเลย และนำสินค้านั้นออกขาย ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์โดยไม่ชอบ โจทก์จึงมีสิทธิที่จะขอให้ห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของโจทก์กับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องและสินค้าอื่นของจำเลย
รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและคำว่า "BULLDOG" ไม่ใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทราย กระดาทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 เพราะสินค้าดังกล่าวมิใช่สินค้าสุนัขพันธุ์บูลด็อก แต่รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกเป็นรูปที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเพราะเป็นภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (6) ส่วนคำว่า "BULLDOG" ก็ไม่ใช่คำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทราย กระดาษทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องโดยตรง จึงเป็นคำที่มิได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงอันมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและคำว่า "BULLDOG" ย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทราย กระดาษทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องได้ ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1)

โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ประกอบด้วยคำว่า "Mc" เป็นสาระสำคัญและใช้คำว่า "Mc" กับผลิตภัณฑ์อาหารหลายรูปแบบมาตลอด ส่วนบริษัท ฟ. ผู้ขอจดทะเบียน
ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน
ดังกล่าว จะมีภาคส่วนอักษรโรมัน คำพยางค์แรกว่า "Mac" และมีอักษรโรมันตัว M และ c เช่นเดียวกันกับคำว่า "Mc" ในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ก็ตาม แต่คำดังกล่าวเป็นคำที่มีความหมายโดยทั่วไปหมายถึงชาวสกอตแลนด์ จึงมิใช่คำประดิษฐ์ ผู้ขอจดทะเบียนจึงมีสิทธิใช้เป็นคำต้นของเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนได้ เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์อาจเรียกขานได้แตกต่างกัน เช่น บิคแม็ค แม็คฟิช แม็คโดนัลด์'ส แม็คพิซซ่า แม็คเบอร์เกอร์ และแม็คทูไนท์ เป็นต้น ซึ่งมีเสียงเรียกขานแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังประกอบด้วยรูปประดิษฐ์นกอินทรี จึงแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งไม่มีภาพหรือรูปประดิษฐ์ของสัตว์ใดเป็นสัญลักษณ์ แม้โจทก์จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนมายาวนานและแพร่หลายเพียงใดก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า จึงไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) และมาตรา 13 แม้คำว่า "Candy" ในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 7 วรรคสอง (2) และผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วยภาคส่วนอื่นที่มีลักษณะบ่งเฉพาะด้วย เมื่อพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1)

โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า "DR PEPPER" ซึ่งอาจเรียกขานได้ว่า "ดี - อา - เปป - เปอร์" เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 32 รายการสินค้าน้ำดื่ม น้ำอัดลมและน้ำหวาน เป็นต้น เมื่อตามพจนานุกรม "DOCTOR" มีคำแปลว่า "แพทย์ หมอ ดุษฎีบัณฑิต" มีตัวย่อคือ "Dr" โดยใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็ก ไม่ใช่ "DR" ตามที่ปรากฏในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทั้ง "DR" เป็นคำสามัญทั่วไป ไม่ใช่ชื่อเรียกสามัญของสินค้าจำพวกน้ำดื่ม น้ำอัดลมหรือน้ำหวานที่โจทก์ขอจดทะเบียน ความหมายของอักษรโรมันดังกล่าวจึงไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียน ดังนั้น อักษรโรมัน "DR" จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่ไม่อาจจดทะเบียนได้และมีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยโจทก์ไม่ต้องปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว