คำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 7 วรรคสอง (3)

สำหรับเครื่องหมายการค้าคำว่า "" ของโจทก์นี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตัดคำบางคำจากคำภาษาต่างประเทศที่ใช้กันเป็นปกติธรรมดาแบบมีความหมายในสังคมคือคำว่า "AIR CONDITIONER" หรือคำว่า "AIR CONDITIONING" มาประกอบกันเป็นคำเดียว ดังนั้นแม้โจทก์จะได้ดัดแปลงตัวอักษรโรมันตัวโอในคำดังกล่าวให้มีลักษณะแตกต่างจากตัวอักษรที่ประชาชนใช้กันอยู่ทั่วไปในสังคมอยู่แล้วก็เป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อยเล็กน้อยมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย จึงไม่ทำให้คำว่า "" เป็นคำประดิษฐ์แต่อย่างใด จึงไม่อาจถือได้ว่า คำว่า "" มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา ๗ วรรคสอง (๓) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

แม้เลขอารบิค 59 กับอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่คำว่า FIFTY โจทก์นำมา ขอจดทะเบียนจะเป็นตัวเลขและคำสามัญที่ใช้สื่อสารในการพูดและเขียนตามปกติทั่วไป แต่ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "59FIFTY" ทำให้เห็นวัตถุประสงค์ของโจทก์ได้ว่า โจทก์ขอจดทะเบียนเลขอารบิค 59 กับอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่คำว่า FIFTY รวมกันเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 25 มิได้ขอจดทะเบียนเพื่อใช้เลขอารบิคและคำดังกล่าวแยกกัน ดังนั้น ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้านี้มีคุณสมบัติอันพึงรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 วรรคสอง (3) หรือไม่ จึงต้องพิจารณาทั้ง 2 ส่วนรวมกัน ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 7 วรรคสอง (3) เพียงแสดงให้เห็นว่า ถ้าเครื่องหมายการค้าที่มีผู้ขอจดทะเบียนเป็นตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น ก็ให้ถือเป็นเด็ดขาดว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ มิได้หมายความว่า ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่มิได้ประดิษฐ์ขึ้นแต่มีลักษณะการนำเสนอและการใช้ร่วมกันในลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะได้ในทุกกรณี ซึ่งเมื่อพิจารณาทั้ง 2 ส่วนรวมกันก็หาได้สื่อถึงสินค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนหรือเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนโดยตรงไม่ เครื่องหมายการค้าคำว่า "59FIFTY" จึงมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าของโจทก์ทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้แตกต่างไปจากสินค้าอื่น จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ อันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แล้ว

ปัญหาที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนั้น เมื่อได้มีคำวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในชั้นนี้มาโดยละเอียดซึ่งต้องมีการพิพากษาคดีในส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางด้วยแล้ว ย่อมไม่จำเป็นที่ต้องมีการทุเลาการบังคับคดีอีกต่อไป จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยทั้งสองเพราะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป

ในส่วนของรูปลักษณะนั้น แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะมีเฉพาะอักษรโรมันคำว่า "Petto" กับอักษรไทยคำว่า "เพ็ทโต" ไม่มีรูปประกอบ ในขณะที่เครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค102801 มีอักษรโรมันคำว่า "PETTOR" กับรูปสุนัขประดิษฐ์ แต่เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายมีอักษรโรมันเป็นส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า และเมื่อเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค102801 มีอักษรโรมันอยู่ด้านบนภายในริบบิ้นและมีรูปสุนัขประดิษฐ์อยู่ภายในวงกลม ซึ่งเป็นคำที่ไม่มีความหมายในพจนานุกรม ถือเป็นคำประดิษฐ์และเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายจึงมีส่วนคล้ายกันในอักษรโรมัน 5 ตัว คือ P, E, T, T และ O ซึ่งจัดวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดแม้จะมีความแตกต่างกันที่ตัว R ตัวสุดท้าย แต่ความแตกต่างดังกล่าวนี้ สาธารณชนที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาต่างประเทศอาจไม่สังเกตเห็นได้ และถึงแม้สาธารณชนที่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษก็อาจไม่สังเกตเห็นความแตกต่างเช่นกัน เพราะคำดังกล่าวเป็นคำประดิษฐ์ไม่ใช่คำที่รู้จักคุ้นเคยมาก่อน เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค102801 จึงมีความคล้ายกันในส่วนของอักษรโรมันดังกล่าว
สำหรับเสียงเรียกขานนั้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์เรียกว่า "เพ็ด-โต" ส่วนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค102801 อาจเรียกว่า "เพ็ด-โต" เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ ทั้งนี้ การพิจารณาเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าไม่จำต้องเรียกขานตามที่ผู้ขอจดทะเบียนระบุคำอ่านไว้ในคำขอจดทะเบียนแต่ต้องพิจารณาตามเสียงเรียกขานที่สาธารณชนซึ่งเป็นคนไทยอาจเรียกขานได้ เมื่อเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายการค้าคล้ายกันทั้งในส่วนของรูปลักษณะและเสียงเรียกขาน ทั้งยังใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าจึงมีมาก
นอกจากนี้การพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นการพิจารณารายคำขอ ไม่ต้องพิจารณาว่าสินค้าแต่ละชนิดในรายการสินค้าที่ขอจดทะเบียนเมื่อปรากฏว่ามีรายการสินค้าที่เหมือนกันแล้ว ก็ชอบที่จะไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้

โจทก์บรรยายฟ้องกล่าวอ้างว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยรูปลักษณะและมีการใช้จนเป็นที่แพร่หลายทั่วไปแล้ว จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ด้วย แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยโดยแยกพิจารณาตัวอักษรโรมันกับรูปทรงกลมทึบออกจากกัน และวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ทั้งไม่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้หรือไม่ เท่ากับว่าโจทก์ได้โต้แย้งแล้วว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยดังกล่าวจึงยังไม่เป็นที่สุด และโจทก์มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลได้
โดยหลักทั่วไปเครื่องหมายการค้าจะต้องมีหน้าที่สำคัญ เช่น บอกแหล่งที่มาของสินค้า บอกความแตกต่างของสินค้า และประกันคุณภาพสินค้า เป็นต้น หลักสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การพิจารณาให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่บุคคลใดในลักษณะของเครื่องหมายการค้าเช่นนี้จะต้องไม่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางบุคคลอื่นในการใช้อักษร ภาพ หรือสิ่งสามัญใดๆ เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สังคมสามารถใช้ประโยชน์เป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นกัน หลักการดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลในการไม่ยอมรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ อันเป็นข้อจำกัดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 6 และมาตรา 7

อักษรโรมันคำว่า CREATING - CONCEPT เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกัน ย่อมแปลได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ แม้จะมีเครื่องหมายยัติภังค์คั่นอยู่ตรงกลางของคำทั้งสองก็ไม่ทำให้คำทั้งสองซึ่งมีความหมายอยู่แล้วกลายเป็นคำไม่มีความหมายไปได้ เมื่อเป็นคำที่มีความหมายอยู่แล้วจึงมิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นและไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 อย่างไรก็ตาม คำที่มิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นอาจเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้ หากคำนั้นมิได้เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรง แต่บริการของโจทก์ตามรายการบริการในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเสนอความคิดให้แก่ลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ คำว่า CREATING - CONCEPT จึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการของโจทก์โดยตรง
แม้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกหรือองค์การค้าโลกจะรับจดทะเบียนคำว่า CREATING - CONCEPT การจดทะเบียนดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย เพราะแม้ประเทศไทยจะเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศทั้งสอง แต่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศที่จะวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และความเห็นของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้น ๆ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 11 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80
ส่วนการ์ตูนใบหน้าคล้ายรูปไข่หลับตาและยิ้ม มีลักษณะท่าทางเหมือนกำลังก้าวเดินขึ้นไปบนสายรุ้ง และที่ปลายสายรุ้งมีรูปพระจันทร์เสี้ยวอันเป็นภาพที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น เครื่องหมายบริการในส่วนนี้จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ ดังนั้น เครื่องหมายบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียน หากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้วมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ แต่เครื่องหมายบริการดังกล่าวมีส่วนหนึ่งคือคำว่า CREATING - CONCEPT มีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ จึงให้โจทก์สละสิทธิที่จะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว

คำว่า "โต๊ะกัง" เดิมนายโต๊ะกัง แซ่ตั้ง ประกอบกิจการร้านค้าทองคำรูปพรรณและใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "โต๊ะกัง" สำหรับสินค้าทองคำรูปพรรณของตนตั้งแต่ก่อนปี 2457 โดยมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และใช้ชื่อร้านค้าว่า "ตั้งโต๊ะกัง" ซึ่งนำมาจากชื่อของนายโต๊ะกังเอง โดยที่คำดังกล่าวมิได้มีความหมายว่าร้านค้าทองคำแต่อย่างใด ครั้นเมื่อเครื่องหมายการค้าคำว่า "โต๊ะกัง" เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ต่อมามีผู้ประกอบกิจการค้าทองคำหลายรายนำคำว่า "โต๊ะกัง" มาใช้เป็นชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของตนเนื่องจากเห็นว่าเป็นคำที่มีผู้รู้จักและเป็นที่นิยมโดยทั่วไป แต่ก็มิใช่ว่าผู้ประกอบการค้าทองคำทั่วไปนิยมใช้คำนี้เป็นชื่อหรือเครื่องหมายการค้าโดยเห็นว่า มีความหมายถึงร้านค้าทองคำ
ประชาชนผู้ซื้อสินค้าทองคำจากผู้ประกอบกิจการดังกล่าวหรือซื้อทองคำที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "โต๊ะกัง" ย่อมสามารถพิจารณาเครื่องหมายการค้าเหล่านี้เพื่อแยกแยะความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ แสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า "โต๊ะกัง" นี้ยังคงมีความหมายบ่งเฉพาะที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ คำว่า "โต๊ะกัง" จึงเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นและมีลักษณะบ่งเฉพาะได้และมิใช่คำสามัญที่หมายถึงร้านค้าทองรูปพรรณดังที่โจทก์ทั้งสองอ้างมาในอุทธรณ์ การที่โจทก์ทั้งสองนำคำว่า "โต๊ะกัง" มาประกอบกับเครื่องหมายการค้าของตน จึงเป็นการนำเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้รับจดทะเบียนไว้ก่อนมาใช้เป็นส่วนสาระสำคัญอันมีลักษณะเด่น ประชาชนอาจสังเกตและจดจำได้ง่ายกว่าคำอื่นตลอดจนรูปที่โจทก์ทั้งสองนำมาประกอบ ทั้งคำว่า "โต๊ะกัง" ที่เขียนและอ่านออกเสียงได้เหมือนกันย่อมถือว่าเป็นจุดเด่นที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ง่าย
ปัญหาข้อพิพาทในคดีที่ พ. ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนถูกฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตั้งแต่ปี 2537 เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของ พ. เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "โต๊ะกัง" นั้น เมื่อยังไม่ปรากฏว่าศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ พ. แล้ว ย่อมไม่อาจถือได้ว่า พ. มิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในอันที่จะร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งสอง