คำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 44

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในราชอาณาจักรได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยเป็นการให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับจำพวกและรายการสินค้าตามที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น และเป็นการคุ้มครองสิทธิในลักษณะที่เป็นการหวงกันมิให้ผู้อื่นนําเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยมิชอบ ดังนั้น ขอบเขตแห่งสิทธิของโจทก์ในกรณีนี้จึงมีจำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้ารูปพังงาเรือ และคําว่า HIKARI ที่ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 8 รายการสินค้าสว่านมือสำหรับเจาะเหล็ก กบไสไม้สำหรับไสไม้ให้บางลง เครื่องขัดสำหรับขัดเหล็กให้ผิวเรียบ ที่โจทก์ได้รับการจดทะเบียนเท่านั้น โจทก์ไม่มีสิทธิหวงกันมิให้จำเลยที่ 11 ใช้เครื่องหมายการค้าคําว่า HIKARI กับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้าจักรเย็บผ้า มอเตอร์จักรเย็บผ้า ซึ่งเป็นการใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับจำพวกและรายการสินค้าที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้ เมื่อเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ การที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 11 ไม่มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงเป็นการกระทำที่อยู่นอกขอบเขตแห่งสิทธิของโจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ได้ ปัญหานี้แม้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 และจำเลยที่ 11 มิได้ยกขึ้นฎีกา แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 40 วรรคสอง ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

ตามสภาพแห่งข้อหาของโจทก์ดังกล่าวเป็นการอ้างว่าโจทก์เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "VANS" แต่ผู้เดียวในประเทศไทย โดยบริษัท ว. เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า "VANS" มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในราชอาณาจักรตามมาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เมื่อปัจจุบันยังไม่มีการจดทะเบียนอนุญาตให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "VANS" ในประเทศไทย ดังนั้น ทั้งบริษัท อ. และโจทก์จึงมิใช่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด (Exclusive Licensee) จากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะมีอำนาจฟ้องผู้กระทำละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนหรือที่ตนได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาดตามมาตรา 68 วรรคสอง โจทก์เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "VANS" แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เมื่อสัญญาแต่งตั้งโจทก์เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมิใช่สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "VANS" สัญญาดังกล่าวจึงเป็นเพียงสัญญาที่ให้สิทธิแก่โจทก์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "VANS" ที่ทำขึ้นระหว่างบริษัท อ. กับโจทก์ โดยจำเลยมิได้เป็นคู่สัญญาดังกล่าวด้วย จำเลยจึงหาจำต้องผูกพันตามสัญญาดังกล่าวไม่ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีในนามของตนเองเพื่อให้จำเลยรับผิดต่อโจทก์ฐานละเมิดเครื่องหมายการค้าคำว่า "VANS" ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44
การขายสินค้าโดยลดราคาของจำเลยเป็นเพียงการขายสินค้าที่ยังเหลือจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น การขายสินค้าโดยลดราคาดังกล่าวจึงเป็นการใช้สิทธิตามปกติในทางการค้า มิใช่การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "VANS" ของโจทก์ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือผิดสัญญาใด ๆ ต่อโจทก์

การที่จำเลยที่ 1 ใช้คำว่า บนปกหนังสือและแบบทดสอบทั้งห้าเล่มของจำเลยที่ 1 ซึ่งปรากฏว่าที่หน้าปกหนังสือและแบบทดสอบดังกล่าวเครื่องหมายคำว่า "KENDALL SQUARE" ประกอบรูปประดิษฐ์อาคารทรงกลม ที่จำเลยที่ 1 ใช้เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบกิจการของจำเลยที่ 1 ปรากฏอยู่ด้วย แม้จะมิใช่เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" ของโจทก์ในลักษณะที่สาธารณชนอาจสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าก็ตาม แต่ปรากฏจากคำให้การของจำเลยที่ 1 ว่าหนังสือคู่มือประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของจำเลยที่ 1 มีไว้เพื่อใช้ในห้องเรียน มิได้มีไว้เพื่อจำหน่าย สาธารณชนทั่วไปย่อมไม่ทราบว่าคำว่า "KENDALL SQUARE" เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ในขณะที่คำว่า "TOEFL" ของโจทก์ มีลักษณะที่สาธารณชนคือกลุ่มนักศึกษาไทยที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนรู้จักเครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" ของโจทก์เป็นอย่างดี เมื่อจำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" ที่โจทก์ได้รับการจดทะเบียนไว้กับสินค้าหนังสือและแบบทดสอบกับสินค้าหนังสือและแบบทดสอบของจำเลยที่ 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ จึงเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" ที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 ประกอบ ป.พ.พ. มาตรา 420
ชื่อโดเมนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อความสะดวกในการจดจำและเรียกขานโดยสื่อถึงเจ้าของชื่อโดเมนในการติดต่อระหว่างกันในระบบเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต อันเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของชื่อหรือนามตาม ป.พ.พ. มาตรา 18 ซึ่งผู้เป็นเจ้าของนามจะได้รับความคุ้มครองในการใช้นามของตนโดยมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นใช้ชื่อหรือนามเดียวกันนั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อหรือนามเป็นเหตุให้เจ้าของชื่อหรือนามนั้นได้รับความเสื่อมเสียประโยชน์ รวมตลอดทั้งมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการเสื่อมเสียประโยชน์นั้นได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 18, 420 และ 421 แต่เมื่อโจทก์มิได้ฟ้องจำเลยที่ 1 โดยอ้างว่าโจทก์เป็นเจ้าของชื่อโดเมนอันเป็นชื่อทางการค้าของโจทก์และการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการละเมิดสิทธิในชื่อทางการค้าของโจทก์ กรณีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทให้ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ละเมิดสิทธิในชื่อทางการค้าของโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 18, 420 และ 421 หรือไม่ นอกจากนี้ โจทก์ไม่มีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 นำเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า "TOEFL" และคำว่า "TOEIC" ของโจทก์ซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อโดเมนของจำเลยที่ 1 เพราะสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เป็นการให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้นั้นแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับรายการสินค้าตามที่จดทะเบียนไว้ แต่พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ใช้ชื่อโดเมน www.toeffthailand.wordpress.com ชื่อโดเมน www.2toeic.com และชื่อโดเมน www.7toefl.com กับสินค้าหนังสือ หนังสือเล่มเล็ก หนังสือคู่มือ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบข้อสอบ และกับบริการพัฒนาดำเนินการและให้คะแนนการทดสอบประเมินความสามารถ แจกเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบ เปิดเผยคะแนนให้แก่ผู้สอบและสถาบัน ดำเนินการค้นคว้าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเพื่อความพัฒนาก้าวหน้าในด้านทฤษฎีและในด้านปฏิบัติ บริการทดสอบและประเมินความสามารถในภาษาอังกฤษ การค้นคว้าวิจัยในด้านการศึกษา บริการให้การศึกษาตามที่โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการไว้ จึงเป็นการกระทำที่อยู่นอกขอบเขตแห่งสิทธิของโจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 32 ถึง 43 เป็นข้อต่อสู้ที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำการละเมิดลิขสิทธิ์จะหยิบยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้และมีภาระการพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว หาใช่ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องกล่าวบรรยายในคำฟ้องไม่
แม้จำเลยที่ 1 จะมิได้รับค่าตอบแทนจากการจำหน่ายหนังสือคู่มือและแบบทดสอบ จำเลยที่ 1 ก็ได้รับค่าตอบแทนในการสอนจากผู้เรียนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการสอบ "TOEFL" ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนน้อยก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าการสอนที่ได้รับค่าตอบแทนจากผู้เรียนในหลักสูตรดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อหากำไรแล้ว นอกจากนี้ การที่จำเลยที่ 1 ทำซ้ำงานวรรณกรรมอันเป็นลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนแล้วนำไปแจกแก่ผู้เรียนในหลักสูตรซึ่งจำเลยที่ 1 จัดสอนถึงวันละ 4 รอบ มีผู้เรียนจำนวนประมาณวันละ 80 คน จึงมิใช่กรณีที่จำเลยที่ 1 ทำซ้ำงานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เพียงสำเนาเดียวเพื่อประโยชน์ในการสอนของตน ทั้งผู้ทำซ้ำคือจำเลยที่ 1 ไม่ใช่ผู้เรียนและมีการทำซ้ำเกินกว่า 1 สำเนา การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงมิใช่การกระทำที่ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรอันจะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง วรรคสอง (1) (3) (6) (7) แห่ง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ส่วนการคัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอันอาจเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 33 นั้น จะต้องปรากฏว่าเป็นการกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์บางตอนตามสมควร และมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น แต่ปรากฏว่าการนำเอาข้อสอบอันเป็นงานอันที่ลิขสิทธิ์ของโจทก์มาทำซ้ำเป็นหนังสือคู่มือนั้น เป็นส่วนที่เป็นเนื้อหาสำคัญทั้งหมดของงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ทั้งฉบับและมีปริมาณเป็นจำนวนมาก จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการคัด ลอก หรือเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์เพียงบางตอนตามสมควร ส่วนข้อความที่ปรากฏในหนังสือและแบบทดสอบว่า "An official TOEFL publication developed by ETS test specialist Copyright @ 1998 ETS. Unauthorized reproduction of this book is prohibited." ก็เป็นข้อความที่จำเลยที่ 1 ทำซ้ำมาจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ อันเป็นข้อความที่โจทก์ประกาศแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์และแสดงเจตนาห้ามการทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์เสียก่อน มิใช่การที่จำเลยที่ 1 แสดงความรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของโจทก์โดยจำเลยที่ 1 การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงไม่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
คำขอของโจทก์ที่ให้จำเลยที่ 1 ยุติการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า "TOEFL" คำว่า "TOEIC" และคำว่า "ETS" ของโจทก์และยุติการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ และให้จำเลยที่ 1 เก็บรวบรวมตำราเรียนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ซีดี-รอม และเอกสารอื่นใดทั้งหมดที่ปรากฏเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์เพื่อจัดการทำลายนั้น เป็นคำขอในลักษณะที่ห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ใช้หรือเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไป ถือเป็นคำขอที่มุ่งบังคับถึงการกระทำของจำเลยที่ 1 ในอนาคต จึงไม่อาจบังคับให้ได้
เมื่อจำเลยที่ 1 ให้การตัดฟ้องว่าสิทธิเรียกร้องตามฟ้องของโจทก์ขาดอายุความ แต่จำเลยที่ 1 มิได้กล่าวในคำให้การในส่วนนี้ให้ชัดแจ้งว่าสิทธิเรียกร้องของโจทก์ขาดอายุความเรื่องใด อายุความเริ่มนับโดยโจทก์อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ได้ตั้งแต่วันใด และมีกำหนดอายุความเท่าใด จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชัดแจ้ง ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธในเรื่องอายุความย่อมไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าว

แม้คดีก่อนและคดีนี้โจทก์และจำเลยจะเป็นคู่ความเดียวกัน และคดีก่อนโจทก์ฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์เช่นเดียวกับคดีนี้ แต่ในคดีก่อนโจทก์ฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค169410 ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำดังกล่าวตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค201033, ค201729, ค210592, ค265798 และ ค294075 ทั้งในคดีก่อนมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า โจทก์มีสิทธิแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า "Super Shield" หรือไม่ ส่วนคดีนี้มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "SuperShield" มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้หรือไม่ คดีก่อนและคดีนี้จึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยถึงการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์คนละเครื่องหมายซึ่งใช้กับสินค้าแตกต่างกัน และมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายแตกต่างกัน ทั้งพยานหลักฐานของโจทก์และของจำเลยคดีก่อนก็แตกต่างจากคดีนี้ คำฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อน
แม้คำว่า "SuperShield" เมื่อนำมาใช้กับสีน้ำ สีน้ำมัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคาร จะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) แต่โจทก์ได้นำสืบการได้ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสาม โดยแสดงหลักฐานความแพร่หลายในการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้า ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งว่าพิจารณาจากหลักฐานของโจทก์แล้วเห็นว่ามีความแพร่หลายตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม จึงให้รับจดทะเบียนได้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสาม
แม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งให้โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้าอื่นของโจทก์ที่โจทก์ได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า "SuperShield" ไว้แล้ว แต่เมื่อไม่ปรากฏจากทางนำสืบของจำเลยว่าในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้โจทก์แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า "SuperShield" โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงมีคำสั่งให้โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ประกอบกับคำว่า "SuperShield" ก็มิใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าสีน้ำ สีน้ำมัน และสีน้ำใช้สำหรับทาอาคารที่โจทก์จะต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในคำดังกล่าวตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 โจทก์จึงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" กับสินค้าสีน้ำ สีน้ำมัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคาร ที่โจทก์จดทะเบียนไว้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44
การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนไว้อาจมีการใช้เครื่องหมายอื่นควบคู่กันไปก็ได้ โดยเฉพาะคำว่า "TOA" เป็นชื่อของบริษัทโจทก์ด้วย การที่โจทก์ใช้คำว่า "TOA" ควบคู่กับคำว่า "SuperShield" ก็เพื่อให้ผู้ซื้อทราบว่าเป็นสินค้าของบริษัทโจทก์ โจทก์ใช้คำว่า "SuperShield" ตัวใหญ่ที่ส่วนบนสุดของกระป๋องบรรจุภัณฑ์ แม้จะมีคำว่า "TOA" อยู่ด้วยแต่ก็วางอยู่ที่ด้านล่างสุดไม่มีลักษณะที่เด่นเห็นได้ชัดเหมือนคำว่า "SuperShield" แสดงให้เห็นว่าโจทก์ยังใช้คำว่า "SuperShield" อย่างเครื่องหมายการค้าเพื่อแยกแยะความแตกต่างของสินค้าสีของโจทก์ว่าแตกต่างจากสินค้าสีของบุคคลอื่น จึงรับฟังได้ว่าโจทก์ใช้คำว่า "SuperShield" อย่างเครื่องหมายการค้า หาได้ใช้อย่างคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้าไม่
คำว่า "SuperShield" แปลว่า ป้องกันได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อโจทก์ใช้กับสินค้าสีน้ำ สีน้ำมัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคาร จึงเป็นคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้าโจทก์ว่าเมื่อนำสีของโจทก์ไปทาบ้านแล้วจะสามารถป้องกันบ้านได้อย่างดีเยี่ยมและนาน แต่จำเลยใช้คำว่า "SuperShield" ในลักษณะเป็นคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้ากาวซีเมนต์ กาวยาแนว และซีเมนต์ทากันซึม ซึ่งคำว่า "Shield" แปลว่า โล่ห์ เครื่องบัง แผ่นกำบัง เกราะ จึงไม่อาจบรรยายคุณสมบัติของสินค้าจำพวกกาวหรือซีเมนต์ทากันซึมได้เพราะไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะหรือคุณสมบัติของกาวหรือซีเมนต์ทากันซึม ทั้งเมื่อพิจารณากระป๋องสินค้าของจำเลยแล้วเห็นได้ว่าจำเลยจงใจนำคำว่า "SUPER - SHIELD" มาวางไว้ที่ด้านหน้ากระป๋องโดยวางอยู่ในตำแหน่งบนสุด และเป็นจุดที่มองเห็นได้ชัดที่สุดยิ่งกว่ารูปจระเข้ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย แสดงให้เห็นว่าจำเลยเจตนาจะให้ผู้ซื้อมองเห็นและจดจำคำดังกล่าวได้ยิ่งกว่าเครื่องหมายการค้ารูปจระเข้ของจำเลยที่มีขนาดเล็กและติดอยู่ด้านข้าง การที่จำเลยนำคำว่า "SUPER - SHIELD" ซึ่งเป็นภาคส่วนที่เด่นและใช้เรียกขานสินค้าของโจทก์ไปใช้ จึงเป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยไม่สุจริต มิได้ใช้เป็นคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้า แม้สินค้าซีเมนต์ทากันซึมของจำเลยจะเป็นสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าสีน้ำ สีน้ำมัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคาร ของโจทก์ แต่สินค้าของโจทก์และจำเลยมีความเกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างเหมือนกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้
ในการพิจารณาว่าการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SUPER - SHIELD" กับสินค้าของจำเลยมาก่อนที่โจทก์จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" อันจะถือว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้น จะต้องพิจารณาถึงความสุจริตในการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SUPER - SHIELD" ของจำเลยเป็นสำคัญ แม้จำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนที่โจทก์จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ในขณะที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" กับสินค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยแล้ว จำเลยจึงไม่อาจใช้คำที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่สุจริตหรือมีเจตนาทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" เพื่อใช้กับสินค้าสีน้ำมาตั้งแต่ปี 2527 ซึ่งจำเลยย่อมทราบดีถึงการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ เนื่องจากจำเลยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายซีเมนต์ทากันซึมซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างเช่นเดียวกัน แต่จำเลยกลับนำคำว่า "SUPER - SHIELD" มาใช้กับสินค้าประเภทซีเมนต์ทากันซึมของจำเลยโดยอ้างว่าเป็นคำบรรยายสินค้าที่อยู่บนถุงบรรจุภัณฑ์สินค้าที่จำเลยซื้อจากบริษัทในต่างประเทศ โดยไม่มีความจำเป็นใดที่จำเลยจะต้องใช้คำดังกล่าวเป็นคำบรรยายสินค้าเช่นเดียวกับสินค้าที่จำหน่าย จึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยใช้คำว่า "SUPER - SHIELD" กับสินค้าของจำเลยโดยสุจริต การกระทำของจำเลยจึงเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์
เมื่อจำเลยใช้คำว่า "SUPER - SHIELD" อย่างเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "SuperShield" ซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว แม้สินค้าของจำเลยจะเป็นซีเมนต์ทากันซึมซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกกันกับสินค้าประเภทสีของโจทก์ แต่สินค้าของจำเลยกับของโจทก์ก็เป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยเป็นสินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างเช่นเดียวกัน ทั้งโจทก์ยังมีสินค้าโพลิเมอร์สังเคราะห์ใช้ป้องกันน้ำรั่วซึม ซึ่งบรรจุในกระป๋องเหมือนสินค้าซีเมนต์ทากันซึมของจำเลยด้วย เมื่อบรรจุภัณฑ์สินค้าของจำเลยเป็นกระป๋องเช่นเดียวกับบรรจุภัณฑ์สินค้าของโจทก์และมีลักษณะคล้ายกัน และยังมีคำว่า "SUPER - SHIELD" คล้ายกับคำว่า "SuperShield" ของโจทก์ด้วย สาธารณชนจึงอาจสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าของจำเลยได้ว่าเป็นสินค้าของโจทก์ เมื่อโจทก์ได้ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า"SuperShield" ในประเทศไทยจนมีชื่อเสียงมาหลายสิบปี มียอดขายต่อปีสูงมาก และโจทก์เสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวปีละจำนวนมาก แสดงว่าเป็นกิจการที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณจนได้รับความนิยมเชื่อมั่นในสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์จากผู้บริโภคทั่วไป การที่จำเลยใช้คำว่า "SuperShield" อย่างเครื่องหมายการค้าส่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้โดยเจตนาไม่สุจริตแอบอิงหรือแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อประโยชน์ในการขายสินค้าของตนโดยมิชอบ เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์

เมื่อโจทก์เป็นผู้สร้างสรรค์ภาพเขียนลายเส้นรูปสุนัขกระโดด ภาพเขียนลายเส้นรูปสุนัขกระโดดกับอักษรโรมันคำว่า "DALMATINER" และภาพเขียนลายเส้นรูปสุนัขกระโดดและอักษรโรมันคำว่า "dalmatiner" จำนวน 3 ภาพ ขึ้นมาด้วยตนเอง ภาพเขียนรูปสุนัขกระโดดดังกล่าวจึงเป็นงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรมอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ และโจทก์มีขอบเขตแห่งลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 15 ที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งภาพเขียนรูปสุนัขกระโดดดังกล่าวให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์ในภาพเขียนนั้นแก่ผู้อื่น กับอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งภาพเขียนดังกล่าว เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ใช้ภาพเขียนนี้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าเสื้อ กางเกง เสื้อกีฬา กางเกง กีฬา รองเท้ากีฬา และจดทะเบียนภาพเขียนนี้เป็นเครื่องหมายการค้า โจทก์จึงไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าภาพเขียนรูปสุนัขกระโดดนี้สำหรับสินค้าดังกล่าวได้ และไม่อาจหวงกันผู้อื่นมิให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าดังกล่าวได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 ภาพเขียนรูปสุนัขกระโดดนี้จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 การที่โจทก์อนุญาตให้บริษัท ส. นำภาพเขียนรูปสุนัขกระโดดอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าเสื้อและกางเกง แล้วบริษัท ส. โอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 นำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้กับสินค้าในจำพวก 25 รายการสินค้า เสื้อ กางเกง ต่อมาจำเลยที่ 1 โอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 5 การที่จำเลยทั้งแปดได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าเสื้อและกางเกงจึงเป็นการใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 ในการใช้เครื่องหมายการค้านี้อย่างเครื่องหมายการค้าโดยชอบ การกระทำของจำเลยทั้งแปดหาใช่การกระทำต่อภาพเขียนรูปสุนัขกระโดดซึ่งเป็นรูปแบบของการแสดงออกซึ่งความคิดที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง แต่อย่างใดไม่ จึงไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพเขียนรูปสุนัขกระโดดของโจทก์ และไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการละเมิดลิขสิทธิ์แก่โจทก์

เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้า ของจำเลยที่ 3 กับเครื่องหมายการค้า และ ของโจทก์ แม้รูปคชหงส์จะเป็นรูปลายไทยมีรายละเอียดแตกต่างกับรูปไก่ชน แต่ลักษณะจัดวางรูปคชหงส์และรูปไก่ชนให้ยืนหันหน้าเข้าหากันโดยมีตัวอักษรโรมันอยู่ด้านบนเหมือนกัน ทำให้ภาพรวมของเครื่องหมายการค้าคล้ายกัน ประกอบกับตัวอักษรโรมันด้านบนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เรียกขานได้ว่า ลำปำ จันทรา และลำปำ ตามลำดับ ส่วนตัวอักษรโรมันประดิษฐ์ด้านบนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 แม้ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบุว่า อ่านไม่ได้ แปลไม่ได้ แต่ก็เห็นได้ว่าเป็นตัวอักษรโรมันที่ประดิษฐ์จากคำว่า LAMPAM ซึ่งเรียกขานได้ว่า ลำปำ เหมือนกัน เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 จึงคล้ายกับของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนสำหรับสินค้าทุกจำพวก
แม้จำเลยที่ 3 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเจตนาเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่รูปคชหงส์เป็นรูปของสัตว์ซึ่งไม่มีอยู่จริง โดยจำเลยที่ 3 อ้างว่านำลักษณะเด่นของหงส์ ช้าง และสิงโต มารวมกันแล้วเขียนขึ้นใหม่ในลักษณะรูปลายไทย รูปคชหงส์จึงเป็นรูปที่จำเลยที่ 3 สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ให้มีความแตกต่างกับรูปไก่ชน ไม่ได้เกิดจากการนำรูปไก่ชนมาดัดแปลง ลำพังการจัดองค์ประกอบของรูปให้มีคชหงส์สองตัวหันหน้าเข้าหากันซึ่งบุคคลทั่วไปก็สามารถทำได้ไม่ใช่การทำซ้ำ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 3 ทำหรือก่อให้เกิดงานโดยได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ จึงไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์งานศิลปกรรมรูปไก่ชนสองตัวหันหน้าหากันของโจทก์
แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่การที่จำเลยที่ 3 สร้างสรรค์รูปคชหงส์แล้วนำไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และจำเลยทั้งสามจำหน่ายสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน ทั้งการโฆษณาก็ระบุเครื่องหมายการค้าพร้อมที่มาของการออกแบบรูปคชหงส์เป็นเครื่องหมายการค้าใหม่ จำเลยทั้งสามไม่มีเจตนาลวงขายสินค้า ไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์
การสั่งให้คู่ความฝ่ายใดรับผิดชั้นที่สุดสำหรับค่าฤชาธรรมเนียมจำนวนมากน้อยเพียงใดนั้น เป็นดุลพินิจของศาล การที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามโดยไม่ได้ฟ้องผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์รายอื่นด้วยไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
ที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้จำเลยทั้งสามยุติการจำหน่ายสินค้าที่ใช้ภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า LAMPAM รูป รอยประดิษฐ์ และเครื่องหมายการค้าหงส์คู่ หรือเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งเป็นเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ศาลย่อมมีอำนาจบังคับให้ตามคำขอ
ที่โจทก์อุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสามยุติการใช้และผลิตสินค้าที่ใช้ภาคส่วนอักษรโรมัน คำว่า LAMPAM รูป รอยประดิษฐ์ และเครื่องหมายการค้าหงส์คู่ หรือเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายนั้น เมื่อพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 แล้ว จำเลยทั้งสามย่อมไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้นอีกต่อไป คำขอดังกล่าวมุ่งบังคับการกระทำในอนาคตซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำของจำเลยทั้งสามที่เกินไปกว่าที่ปรากฏในคดีนี้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยกคำขอของโจทก์ส่วนนี้ชอบแล้ว
ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยจำเลยที่ 3 ไม่ต้องขอถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ไม่ถูกต้อง เมื่อการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นการโต้แย้งสิทธิต่อโจทก์ จึงชอบที่จะบังคับให้จำเลยที่ 3 ถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากจำเลยที่ 3 ไม่ปฏิบัติก็ชอบที่จะใช้คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3

ที่ผู้ร้องสอดโต้แย้งโจทก์เกี่ยวกับสัญญายุติข้อพิพาทและสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นกรณีมีปัญหาตีความข้อความในสัญญา และตามอุทธรณ์ของผู้ร้องสอดก็ไม่ปรากฏว่ามีความจำเป็นที่ผู้ร้องสอดต้องนำสืบพยานหลักฐานในข้อเท็จจริงใด เมื่อข้อความในสัญญายุติข้อพิพาทและสัญญาประนีประนอมยอมความชัดเจนเพียงพอที่จะวินิจฉัยตีความข้อสัญญาได้ ย่อมไม่จำเป็นต้องสืบพยานหลักฐานอีกต่อไป ส่วนในปัญหาว่าเครื่องหมายบริการคำว่า "METALEX" ของโจทก์กับเครื่องหมายบริการคำว่า "METALTECH" ของผู้ร้องสอดคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการหรือไม่ ตามรูปคดีและลักษณะของเครื่องหมายบริการดังกล่าวก็สามารถวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับความคล้ายกันหรือไม่ได้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องสืบพยานหลักฐานอีกต่อไปเช่นกัน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางย่อมมีอำนาจสั่งงดสืบพยานได้โดยชอบตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 86 วรรคสอง และ 104 วรรคหนึ่ง
ข้อความในสัญญายุติข้อพิพาท ข้อ 2 (b) ไม่มีข้อความเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ และในส่วนข้อความเกี่ยวกับการใช้คำว่า "METALTECH" ของผู้ร้องสอดที่ตกลงกันเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นที่คล้ายกับคำว่า "METALEX" น้อยลง ล้วนเป็นข้อตกลงในเรื่องการกระทำหรืองดเว้นกระทำการซึ่งแตกต่างจากการแสดงเจตนาสละประเด็นข้อพิพาท จึงไม่อาจแปลข้อความสัญญายุติข้อพิพาทถึงขนาดว่าโจทก์และผู้ร้องสอดตกลงสละประเด็นเกี่ยวกับข้อพิพาทในการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายบริการ ของโจทก์และเครื่องหมายบริการ "METALTECH" ของผู้ร้องสอดมีการใช้คำในส่วนภาคสำคัญคล้ายกัน ประกอบกับโจทก์ยังเป็นผู้มีสิทธิห้ามผู้ร้องสอดใช้เครื่องหมายบริการตามสัญญายุติข้อพิพาทและสัญญาประนีประนอมยอมความ และการที่ผู้ร้องสอดได้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการที่ใช้คำว่า METALTECH ก็เพื่อให้เป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายบริการนี้สำหรับบริการประเภทเดียวกับโจทก์ตามที่ผู้ร้องสอดได้จดทะเบียนไว้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 44 ซึ่งการใช้เครื่องหมายบริการคำว่า METALTECH เช่นนี้ย่อมเป็นการปฏิบัติผิดสัญญายุติข้อพิพาทและสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวต่อโจทก์ โจทก์ย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิในเครื่องหมายบริการดีกว่าผู้ร้องสอด จึงมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ร้องสอดได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 67 และแม้โจทก์จะไม่ได้ฟ้องผู้ร้องสอดเป็นจำเลยในคดีนี้โดยตรง แต่ตามคำฟ้องของโจทก์ก็บรรยายถึงข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องสอดได้ทำสัญญายุติข้อพิพาทและสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่มีผลให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิดีกว่าและมีสิทธิห้ามผู้ร้องสอด ทั้งมีคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ร้องสอดด้วย และเมื่อผู้ร้องสอดยื่นคำร้องสอดขอเข้าเป็นคู่ความโดยอ้างว่าผู้ร้องสอดเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการคำว่า METALTECH ที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนให้แล้ว การที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ก็เพื่อให้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ร้องสอดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายบริการของผู้ร้องสอด จึงร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความเพื่อให้ได้รับความรับรองและคุ้มครองตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1) อันเป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดขอเข้าเป็นคู่ความด้วยการร้องสอดโดยสมัครใจเองเพื่อยังให้ผู้ร้องสอดได้รับความรับรองและคุ้มครองอันมีผลให้ผู้ร้องสอดมีสิทธิเสมือนหนึ่งว่าได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1) และมาตรา 58 วรรคหนึ่ง ถือเสมือนหนึ่งว่าคดีในส่วนระหว่างโจทก์กับผู้ร้องสอดนี้เป็นคดีที่โจทก์ฟ้องเพื่อร้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ร้องสอดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 67 ซึ่งเมื่อปรากฏว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายบริการดีกว่าผู้ร้องสอด ก็ชอบที่ศาลจะพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "METALTECH" ของผู้ร้องสอดได้
ในชั้นพิจารณาคำคัดค้านของโจทก์โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์โดยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าย่อมเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างโจทก์กับผู้ร้องสอดว่าใครเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า ซึ่งย่อมต้องนำข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานในการที่โจทก์กับผู้ร้องสอดทำสัญญายุติข้อพิพาทและสัญญาประนีประนอมยอมความกันนั้นมาใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยถึงสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวที่มีผลผูกพันคู่สัญญาและแสดงให้เห็นได้ว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิดีกว่า มิใช่จะถือเพียงว่าสัญญาดังกล่าวรวมทั้งคำพิพากษาตามยอมนั้นไม่มีผลผูกพันนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
ส่วนที่โจทก์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยคำคัดค้านการขอจดทะเบียนของผู้ร้องสอดไม่ถูกต้อง การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนจึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง ไม่ต้องด้วย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 142 อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยแก้ไขเสียให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 45 ประกอบมาตรา 26 และ ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่เป็นเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของผู้เสียหาย และบรรยายฟ้องต่อมาถึงการจดทะเบียนเพียงว่าผู้เสียหายได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนแล้วในราชอาณาจักร โดยไม่ได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้เสียหายได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้นสำหรับสินค้าบุหรี่ซิกาแรตด้วย ย่อมไม่อาจฟังได้ว่าผู้เสียหายจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนไว้สำหรับใช้กับสินค้าบุหรี่ซิกาแรตในอันที่จะมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านี้สำหรับสินค้าบุหรี่ซิกาแรตที่มีผลให้การที่จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งบุหรี่ซิกาแรตที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหาย และย่อมไม่เป็นความผิดตามบทกฎหมายที่โจทก์ฟ้องให้ลงโทษจำเลย ฟ้องของโจทก์ในความผิดฐานนี้จึงเป็นคำฟ้องที่บรรยายข้อเท็จจริงไม่ครบองค์ประกอบความผิด แม้จำเลยให้การรับสารภาพก็ไม่อาจลงโทษจำเลยในความผิดดังกล่าวได้
โจทก์บรรยายฟ้องว่า มีผู้ประสงค์สินบนนำจับนำเจ้าพนักงานจับจำเลยได้ ผู้นำจับมีสิทธิได้รับสินบน และมีคำขอท้ายฟ้องให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับ แต่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไม่ได้มีคำพิพากษาตามคำขอนี้ จึงยังไม่ถูกต้อง และปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 45 ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง

รูปเครื่องหมายการค้า "" ตามคำขอของโจทก์ กับรูปเครื่องหมายการค้า "" ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วต่างประกอบด้วยภาพหมีที่วาดเป็นลายเส้นลักษณะภาพการ์ตูนในท่านั่งหน้าตรง ขาหน้าและขาหลังกางออกทำนองเดียวกัน มีส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้างเพียงรายละเอียด โดยภาพหมีในเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีส่วนที่เป็นตา จมูกและปาก ส่วนภาพหมีในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว มีรายละเอียดในส่วนตา จมูกและปาก กับรายละเอียดในส่วนหู ในส่วนลายเส้นประที่ข้อเท้าทั้งสี่เท้า ทำให้เป็นลักษณะหมีที่ใส่เสื้อผ้า และมีเลขอาระบิก "86" อยู่ที่บริเวณกลางลำตัวด้านหน้า กับมีข้อความว่า "THE BEARS PROJECT" อยู่ด้านล่างภาพหมี แต่โดยภาพรวมต่างมีสาระสำคัญอยู่ที่ภาพหมีที่เป็นลายเส้นรอบรูปในท่านั่งหน้าตรงกางขาทั้งสี่ออกด้วยกัน โดยเป็นส่วนประกอบของภาพที่มีลักษณะเด่นกว่ารายละเอียดประกอบต่าง ๆ ในภาพหมีและตัวเลขกับข้อความดังกล่าว ทั้งจำพวกและรายการสินค้าที่ขอจดทะเบียนเป็นสินค้าในจำพวกที่ 25 และรายการสินค้าทำนองเดียวกัน โดยล้วนเป็นสินค้าที่สาธารณชนผู้บริโภคทั่วไปซื้อใช้ ไม่ใช่สินค้าเฉพาะกลุ่มผู้มีความรู้เฉพาะทาง จึงมีเหตุอันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ถือได้ว่าไม่มีลักษณะอันพึงได้รับการจดทะเบียน
การใช้เครื่องหมายการค้าอันจะถือว่าต่างเจ้าของต่างได้ใช้กันมาแล้วโดยสุจริตที่จะถือว่าเป็นเหตุให้ควรรับจดทะเบียนได้ตามนัยแห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 ต้องเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตโดยมีการขายหรือโฆษณาสินค้าภายในดินแดนประเทศไทย ตามหลักการที่กฎหมายย่อมใช้บังคับเฉพาะในเขตดินแดนแห่งรัฐที่ออกกฎหมายเท่านั้น แต่เมื่อฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนโดยสุจริตในประเทศไทยซึ่งถือไม่ได้ว่าโจทก์กับผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนมาแล้วด้วยกันโดยสุจริต และไม่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นที่รู้จักกันในประเทศไทย ดังนี้ แม้โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าในต่างประเทศมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ตาม แต่โจทก์เพิ่งคิดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้หรือขอรับการคุ้มครองโดยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ในประเทศไทย ภายหลังจากที่ผู้อื่นได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว หากรับจดทะเบียนให้แก่โจทก์ นอกจากจะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อสิทธิของผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อน ยังเป็นเหตุทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในการซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเช่นนี้ได้ และไม่มีเหตุผลอันสมควรอื่นใดถึงขนาดให้ถือเป็นพฤติการณ์พิเศษเพื่อให้มีผลยกเว้นต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 ประกอบมาตรา 27 ด้วย

คำว่า "เทวารัณย์" เป็นคำที่มีความหมายตามพจนานุกรมว่าสวนสวรรค์ จึงเป็นคำที่มีอยู่แล้วและใช้กันได้เป็นการทั่วไป ดังนี้ย่อมไม่มีเหตุอันควรที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถือสิทธิในการใช้คำนี้แต่ผู้เดียวโดยเด็ดขาด บุคคลอื่นย่อมยังสามารถใช้คำคำนี้ได้ เพียงแต่ต้องกระทำโดยสุจริตโดยไม่ทำให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือเกิดความเสียหายแก่ผู้ที่ได้ใช้คำคำนี้เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการหรือชื่อทางการค้ามาก่อน
ก่อนที่จำเลยจะใช้ชื่อทางการค้าคำว่า "บ้านเทวารัณย์" และ "Baan Dhewaran" กับโครงการที่ดินและบ้านจัดสรรของจำเลย ในเดือนมกราคม 2547 นั้น แม้โจทก์จะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการโดยใช้คำว่า "เทวารัณย์" และ "DEVARANA" แต่ก็เป็นการจดทะเบียนไว้สำหรับบริการประเภทอื่นคนละประเภทกับกิจการของจำเลย ซึ่งโจทก์ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการสำหรับสินค้าและบริการที่จดทะเบียนไว้นั้นเท่านั้น ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 และมาตรา 80 ประกอบมาตรา 44 จึงยังไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้จำเลยใช้คำว่า "เทวารัณย์" และ "Dhewaran" ในกิจการจัดสรรที่ดินและบ้านของจำเลยได้
โจทก์ใช้คำ "เทวารัณย์" และ "DEVARANA" ประกอบกับคำว่า "สปา" และ "SPA" ซึ่งช่วยสื่อความหมายถึงกิจการให้บริการด้านสุขภาพโดยวิธีธรรมชาติอันเป็นกิจการหลักของโจทก์ที่ดำเนินการอยู่ ส่วนจำเลยใช้คำว่า "บ้าน" และ "Baan" ประกอบกับคำว่า "เทวารัณย์" และ "Dhewaran" ซึ่งก็สื่อความหมายถึงการจัดสรรที่ดินและบ้านของจำเลยที่เป็นกิจการคนละประเภทกับโจทก์ จึงไม่มีเหตุผลที่ประชาชนที่สนใจใช้บริการของโจทก์หรือบริการของจำเลยจะสับสนหลงผิดว่ากิจการของจำเลยเป็นกิจการของโจทก์หรือเกี่ยวข้องกับโจทก์แต่อย่างใด
ตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของโจทก์ บริษัทโจทก์มีทุนจดทะเบียน 8,000,000 บาท ส่วนตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของจำเลย จำเลยมีทุนจดทะเบียนมากถึง 90,000,000 บาท ลักษณะกิจการของจำเลยที่ปรากฏในเอกสารการโฆษณาที่จัดสรรที่ดินและบ้านขายในราคาสูงมาก แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นกิจการที่ต้องลงทุนสูงและเป็นกิจการขนาดใหญ่ ขณะที่กิจการของโจทก์กลับไม่ปรากฏพยานหลักฐานให้เห็นว่าเป็นกิจการขนาดใหญ่ดังเช่นกิจการของจำเลย ย่อมไม่มีเหตุผลให้น่าเชื่อว่า จำเลยประกอบกิจการที่ใช้ชื่อโครงการหมู่บ้านของจำเลยโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงโจทก์ ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงที่มีอยู่ในชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการดังที่โจทก์กล่าวอ้าง การที่จำเลยใช้ชื่อโครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวย่อมไม่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์และไม่เป็นการทำให้เสียหายต่อการใช้ชื่อทางการค้าของโจทก์
เมื่อการใช้คำว่า "เทวารัณย์ สปา" และ "DEVARANA SPA" ของโจทก์กับการใช้คำว่า "บ้านเทวารัณย์" และ "Baan Dhewaran" ของจำเลยไม่ว่าจะใช้เป็นชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการในกิจการค้าของโจทก์และจำเลยแตกต่างกันและลักษณะคำที่ใช้ประกอบกันเป็นคำรวมดังกล่าวของแต่ละฝ่ายก็แตกต่างกัน จึงเชื่อได้ว่าการใช้ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการของแต่ละฝ่ายไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของกิจการของผู้ให้บริการแต่ละฝ่าย ก็ย่อมถือไม่ได้ว่าจำเลยมีสิทธิในอันที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้ดีกว่าโจทก์ จำเลยจึงไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 67