คำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 7

มาตรา 7 วรรคสอง (1) (เดิม) ของ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติว่า "เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ (1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง..." จากบทบัญญัติดังกล่าว ข้อความว่า "ที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ" เป็นคำขยายของคำว่า "ชื่อในทางการค้า" เท่านั้น มิได้รวมไปถึงชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์เป็นชื่อตัวและชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ทั้งคำดังกล่าวก็มิได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าตามที่โจทก์ขอจดทะเบียนโดยตรง ย่อมมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยไม่จำเป็นต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษแต่อย่างใด เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคสอง (1) (เดิม)

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคสอง (1) (เดิม) ที่มีข้อความว่า "ที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ" นั้น เป็นคำขยายคำว่า "ชื่อในทางการค้า" เท่านั้น มิได้รวมไปถึงชื่อตัวและชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาด้วย ประกอบกับเจตนารมณ์ของมาตรา 7 วรรคหนึ่ง มุ่งหมายจะคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนในลักษณะต้องเป็นเครื่องหมายที่ใช้ประโยชน์ในการแยกแยะความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าเพื่อมิให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในการเลือกซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าอื่นแล้ว ส่วนเหตุผลและเจตนารมณ์ของกฎหมายอื่นที่ถูกยกเลิกไปแล้ว และการใช้ถ้อยคำรวมถึงการจัดวางตำแหน่งของคำตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เองต่างจากเดิมจึงไม่อาจอ้างการตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเดิมได้ ดังนั้น หากชื่อตัวและชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเป็นชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา และมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นแม้ไม่ได้แสดงโดยลักษณะพิเศษแล้ว ย่อมถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าคำว่า ซึ่งมีที่มาจากชื่อของ ค. นักออกแบบชาวอังกฤษผู้ก่อตั้งโจทก์ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันเป็นชื่อตัวและชื่อสกุลของบุคคลธรรมดา เมื่อพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมแล้วไม่ปรากฏว่าเป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาของประชาชนในประเทศไทย กับคำดังกล่าวมิได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าตามที่โจทก์ขอจดทะเบียนโดยตรงแล้ว จึงย่อมมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้แตกต่างไปจากสินค้าอื่นและมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองโดยไม่จำต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษอีกด้วย

คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการโดยตรงนั้นต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการอย่างตรงไปตรงมาจนถึงขนาดที่ว่าทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการทันที หรือหากสาธารณชนใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ เพราะเป็นคำที่บรรยายหรือพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นโดยตรง เครื่องหมายบริการคำว่า MY CLOUD ของโจทก์มีลักษณะเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาประกอบด้วยสองภาคส่วน คือ ภาคส่วนคำว่า "MY" มีความหมายตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai แปลว่า ของฉัน และภาคส่วน คำว่า "CLOUD" ซึ่งแม้คำนี้จะมีหลายความหมาย ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และในส่วนความหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ก็มีความหมายที่แตกต่างกัน เมื่อการพิจารณาว่าคำในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการโดยตรงหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาประกอบกับสินค้าหรือบริการที่ขอจดทะเบียน การที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการที่มีคำว่า "CLOUD" กับบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์ สาธารณชนที่พบเห็นเครื่องหมายบริการของโจทก์ย่อมเข้าใจได้ในทันทีว่าเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์ ดังนั้น คำว่า "CLOUD" จึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการของโจทก์โดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าคำว่า "CLOUD" เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการของโจทก์โดยตรง การที่โจทก์นำคำดังกล่าวมาประกอบกับคำว่า "MY" ในลักษณะเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดา แยกส่วนออกได้เป็นสองคำ โดยที่คำว่า "MY" มีความหมายว่า ของฉัน ซึ่งเป็นความหมายโดยทั่วไปไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโจทก์ เมื่อนำมาใช้ประกอบกับคำว่า "CLOUD" จึงไม่ได้เป็นการนำคำที่มีความหมายตามพจนานุกรมมาใช้อย่างอำเภอใจ แต่กลับเป็นเครื่องหมายบริการที่ไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการนั้นทราบหรือเข้าใจได้ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างไปจากบริการอื่น เครื่องหมายบริการคำว่า MY CLOUD ของโจทก์โดยภาพรวมจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) (เดิม)
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม (เดิม) บัญญัติว่า ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ ในเรื่องนี้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 กำหนดหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะว่า สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร จนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการอื่น เมื่อการนำสืบพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้นั้นต้องเป็นพยานหลักฐานที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องหมายบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนนั้นมีความแตกต่างจากบริการอื่นก่อนวันที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียน พยานหลักฐานที่โจทก์อ้างส่งนั้นจึงต้องมีลักษณะเป็นทำนองที่แสดงให้เห็นถึงการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควรก่อนวันที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียน กรณีจึงไม่อาจนำหลักฐานการโฆษณาเผยแพร่หลังจากวันที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการมาพิจารณาประกอบความมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้สำหรับคำขอจดทะเบียนคดีนี้ ประกอบกับในเอกสารโฆษณาบางส่วนก็เป็นการโฆษณาเครื่องหมายบริการคำว่า MY CLOUD ประกอบคำว่า WD แตกต่างจากเครื่องหมายบริการที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายบริการคำว่า MY CLOUD ของโจทก์จึงไม่เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับบริการที่มีการจำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการของโจทก์แตกต่างไปจากบริการของบุคคลอื่น อันถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้จนแพร่หลายตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสาม (เดิม)

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า ของโจทก์ เป็นการนำคำว่า "NTT" ย่อมาจาก Nippon Telegraph and Telephone ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อนิติบุคคลของโจทก์ มารวมกับคำว่า "DATA" แม้โจทก์อ้างว่าคำว่า เรียงติดกันเป็นคำเดียว แต่เมื่อพิเคราะห์คำดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่าคำดังกล่าวมีระยะห่างระหว่างคำว่า "NTT" กับคำว่า "DATA" มากกว่าตัวอักษรอื่น จึงยังคงมองแยกส่วนออกได้เป็นสองคำ สอดคล้องกับที่โจทก์ก็ระบุเสียงเรียกขานในคำขอจดทะเบียนว่า "เอ็นทีที ดาต้า" แสดงว่ามีเสียงเรียกขานแบ่งเป็นสองคำเช่นกัน เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์คำว่า จึงไม่ได้เรียงติดกันเป็นคำเดียว แต่ประกอบไปด้วยสองภาคส่วน เมื่อพิจารณาในส่วนของคำว่า "NTT" ไม่ปรากฏความหมายในพจนานุกรมและมีลักษณะเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาเรียงติดกัน โดยคำดังกล่าวไม่ได้เป็นเส้นทึบหนาแตกต่างจากตัวอักษรอื่น และตัวอักษร T ก็หาได้เขียนติดกันโดยส่วนหัวด้านบนเป็นเส้นตรงเชื่อมติดต่อกัน จึงไม่มีลักษณะประดิษฐ์ ส่วนคำว่า "DATA" โจทก์ระบุคำแปลในคำขอจดทะเบียนว่า คำว่า "ดาต้า" แปลว่า ข้อมูล และเมื่อนำคำดังกล่าวมาวางอยู่หลังคำว่า "NTT" เสียงเรียกขานอ่านออกเสียงได้ว่า "เอ็นทีที ดาต้า" โดยคำว่า "DATA" ยังคงอ่านออกเสียง "ดาต้า" และยังมีความหมายว่า ข้อมูล เหมือนเดิม แม้โจทก์จะได้ดัดแปลงคำว่า "DATA" โดยให้ตัวอักษร a เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์เล็กมีลักษณะแตกต่างจากตัวอักษรตัวอื่นในเครื่องหมายที่เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ และให้ตัวอักษร a มีขนาดและความสูงเท่ากับตัวอักษรอื่น แต่ก็เป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อยเล็กน้อย ดังนั้นลำพังการนำคำที่มีความหมายมารวมกับตัวอักษรบางตัวในลักษณะเช่นนี้ จึงยังไม่มีลักษณะถึงขนาดที่จะเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นอันมีลักษณะบ่งเฉพาะ
ส่วนปัญหาว่าเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของโจทก์คำว่า ทั้งห้าคำขอ เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการโดยตรงหรือไม่นั้น เห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์คำว่า ไม่มีลักษณะประดิษฐ์ แต่การเลือกเอาตัวอักษรมาเรียงกันในลักษณะเช่นนี้ ไม่น่าที่จะมีการเรียงตัวอักษรโรมันลักษณะเช่นเดียวกันนี้เป็นการทั่วไป ประกอบกับคำดังกล่าวย่อมาจาก Nippon Telegraph and Telephone ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อนิติบุคคลของโจทก์ ไม่ใช่คำย่อที่มาจากคำที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการของโจทก์โดยตรงจนถึงขนาดที่ว่าทำให้สาธารณชนที่พบเห็นคำย่อดังกล่าวทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นทันที หรือหากสาธารณชนใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ เพราะเป็นคำย่อที่สาธารณชนทราบว่าสื่อถึงคำที่บรรยายหรือพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นโดยตรง อีกทั้งยังเป็นภาคส่วนของคำที่อยู่ด้านหน้า และใช้เป็นส่วนสำคัญในการเรียกขาน คำว่า "NTT" จึงมีลักษณะเด่นทำให้สาธารณชนโดยทั่วไปจดจำและแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของโจทก์จากสินค้าหรือบริการอื่นได้ ถือเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายและมีลักษณะบ่งเฉพาะ ส่วนคำว่า "DATA" ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ข้อมูล สถิติ จึงมีความหมายกว้าง มิได้จำกัดว่าต้องสื่อถึงข้อมูลเพียงอย่างเดียว อีกทั้งเป็นคำธรรมดาทั่วไปที่สามารถสื่อไปถึงสินค้าหรือบริการได้หลายชนิด คำว่า "DATA" จึงเป็นเพียงส่วนประกอบของคำว่า "NTT" ซึ่งเป็นคำหลัก เมื่อการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการใดมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ต้องพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมของทั้งเครื่องหมาย การที่ตัวอักษรทั้งสองคำมีขนาดเท่ากันและเรียงต่อกันเป็นลำดับ โดยคำว่า "NTT" ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายไม่ใช่คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการของโจทก์โดยตรงและมีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์คำว่า จึงไม่ได้เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์โดยตรงกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการตามคำขอทั้งห้าคำขอโดยตรงจนถึงขนาดทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นทันที หรือหากสาธารณชนใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ในทันที เพราะเป็นคำที่บรรยายหรือพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นโดยตรง ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์คำว่า เป็นคำที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นโดยตรง และมีลักษณะบ่งเฉพาะ
อย่างไรก็ตามคำว่า "DATA" ซึ่งแปลว่า ข้อมูล สถิติ เมื่อพิจารณากับสินค้าหรือบริการบางชนิดของโจทก์ในแต่ละคำขอเห็นได้ว่าเป็นคำที่บ่งบอกถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการของโจทก์ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล ถือว่าคำดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงให้โจทก์แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าว
ที่โจทก์มีคำขอให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการตามคำขอทั้งห้าคำขอของโจทก์นั้น เห็นว่า สภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามคำฟ้องเป็นเรื่องที่โจทก์กล่าวอ้างว่าคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการด้วยเหตุที่เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการตามคำขอของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเด็นข้อพิพาทที่ต้องวินิจฉัยในคดีนี้จึงมีเฉพาะเกี่ยวกับเหตุที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งและคำวินิจฉัยปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการตามคำขอของโจทก์เท่านั้น ไม่มีประเด็นข้อพิพาทให้ต้องวินิจฉัยในข้อพิจารณาอื่น ๆ เกี่ยวกับลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 รวมทั้งข้อพิจารณาอื่น ๆ เกี่ยวกับการพิจารณารับจดทะเบียนและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในการรับจดทะเบียนตามบทบัญญัติมาตราอื่น ดังนั้น แม้คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการตามคำขอของโจทก์จะเป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งสมควรต้องเพิกถอนดังที่ได้วินิจฉัยแล้วข้างต้นก็ตาม แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังต้องดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ต่อไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการซึ่งมีอีกหลายขั้นตอน หาใช่โจทก์มีสิทธิขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้เลยไม่ จึงไม่อาจพิพากษาให้ตามคำขอของโจทก์ คงพิพากษาให้ได้แต่เพียงว่าให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กับให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ต่อไปเท่านั้น

การที่จะพิจารณาว่าคำในภาษาต่างประเทศเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอันจะทำให้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) นั้น นอกจากจะต้องพิจารณาว่าคำดังกล่าวมีคำแปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการใช้คำดังกล่าวในประเทศไทยด้วยว่าคำดังกล่าวถูกนำมาใช้ในความหมายหรือในลักษณะใด และต้องพิจารณาต่อไปว่าคำดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงจนถึงขนาดทำให้เมื่อสาธารณชนเห็นเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้วก็จะทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นได้ในทันทีหรืออาจใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ในทันทีว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสื่อให้เห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ ในขณะที่เครื่องหมายการค้าที่มีความหมายเป็นการบรรยายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นทางอ้อม ผู้ใช้สินค้าจะต้องใช้ความคิดและจินตนาการหรือแปลความหมายที่ซ้ำซ้อนกันนั้นอีกชั้นหนึ่งก่อนจึงจะรู้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใด หาใช่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ขอจดทะเบียนโดยตรงไม่
เมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า DERMATIX ULTRA เป็นการนำคำว่า DERMATIX มารวมกับคำว่า ULTRA แม้คำว่า DERMATIX จะมีอักษรโรมันและมีคำอ่านคล้ายกับคำว่า DERMATIC ซึ่งจำเลยนำสืบว่า ตามพจนานุกรม MEDICAL DICTIONARY ให้ความหมายว่า ซึ่งเกี่ยวกับผิวหนัง แต่พจนานุกรมดังกล่าวเป็นพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ ไม่ใช่เป็นคำประเภทคำสามัญที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปที่สาธารณชนจะเข้าใจความหมายได้ สาธารณชนในประเทศไทยเมื่อเห็นคำว่า DERMATIX ไม่อาจทราบหรือเข้าใจได้ในทันทีหรือใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็ไม่อาจทราบหรือเข้าใจได้ในทันทีว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นสินค้าประเภทใดหรือมีคุณสมบัติของสินค้าอย่างไร และไม่อาจคิดไปถึงสินค้าในจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ซิลิโคนสำหรับเสริมสวย สารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้รักษาผิวหนังที่เสียหาย แผลเป็น และแผล ที่ไม่มีส่วนผสมของยา ได้ คำว่า DERMATIX จึงมีลักษณะเป็นเพียงคำแนะนำที่ไม่ได้อธิบายหรือพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ส่วนคำว่า ULTRA เป็นคำธรรมดาทั่วไปที่ปรากฏความหมายของคำตามพจนานุกรม ซึ่งแปลว่า เกิน อย่างรุนแรง ดีเยี่ยม ที่สุด คำดังกล่าวจึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ต้องพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมของทั้งเครื่องหมาย เมื่อนำคำว่า ULTRA ไปใช้รวมกับคำว่า DERMATIX โดยอักษรดังกล่าวต่างมีขนาดเท่ากันและเรียงติดต่อกันตามลำดับ และคำว่า DERMATIX เป็นคำที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ขอจดทะเบียนโดยตรง เช่นนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า DERMATIX ULTRA ของโจทก์โดยรวมทั้งเครื่องหมายจึงไม่ได้พรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง การที่โจทก์นำคำว่า DERMATIX ULTRA มาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าย่อมถือได้ว่าเป็นการใช้ในลักษณะที่ทำให้สาธารณชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบหรือเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างจากสินค้าของบุคคลอื่น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าคำว่า DERMATIX ULTRA ของโจทก์ จึงเป็นคำที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) (เดิม) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวภาคส่วนคำว่า ULTRA ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงให้โจทก์แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำดังกล่าว ตามมาตรา 17
ข้อหาและข้ออ้างที่เป็นหลักแห่งข้อหาตามคำฟ้องเป็นเรื่องที่โจทก์กล่าวอ้างว่าคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเด็นข้อพิพาทที่ต้องวินิจฉัยในคดีนี้จึงมีเฉพาะเกี่ยวกับเหตุที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์เท่านั้น ไม่มีประเด็นให้ต้องวินิจฉัยในข้อพิจารณาอื่น ๆ เกี่ยวกับลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 รวมทั้งข้อพิจารณาอื่น ๆ เกี่ยวกับการพิจารณารับจดทะเบียนและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในการรับจดทะเบียนตามบทบัญญัติมาตราอื่น ดังนั้น แม้คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์จะเป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งสมควรต้องเพิกถอนดังได้วินิจฉัยแล้วข้างต้นก็ตาม แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังต้องดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมีอีกหลายขั้นตอน หาใช่โจทก์มีสิทธิขอให้บังคับให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่โจทก์ได้เลยไม่ จึงไม่อาจพิพากษาให้ตามคำขอของโจทก์ดังกล่าวได้ คงพิพากษาได้แต่เพียงว่าให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กับให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไปเท่านั้น

ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 กำหนดให้เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งในมาตรา 7 วรรคสอง (2) กำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ กำหนดให้ชื่อทางภูมิศาสตร์ดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว "(1) ชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ (2) ชื่อแคว้น รัฐ หรือมณฑล (3) ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า จังหวัด หรือเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (4) ชื่อทวีป (5) ชื่อมหาสมุทร ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรือทะเลสาบ (6) ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย เช่น ภูเขา แม่น้ำ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ถนน เป็นต้น ชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ให้หมายความรวมถึงชื่อย่อ ชื่อเดิม หรือชื่อที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ" ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกอบกับตามพจนานุกรม Webster's New Geographical Dictionary ให้ความหมายคำว่า "Milwaukee" ไว้ด้วยว่าหมายถึง "Commercial and industrial city and lake port ..." จึงอาจแปลได้ว่า เมืองพาณิชย์และอุตสาหกรรมและท่าเรือทะเลสาบ อันถือได้ว่าเป็นเมืองท่า ซึ่งโจทก์ไม่ได้โต้แย้งในความหมายดังกล่าว ทั้งยังปรากฏว่าโจทก์แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสี่ว่าคำดังกล่าวแปลว่า เมืองท่า ดังนี้ ข้อเท็จจริงย่อมรับฟังได้ว่า "Milwaukee" เป็นชื่อเมืองท่า และเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ข้อ 2 (3) โดยไม่จำต้องพิจารณาว่าชื่อเมืองท่าดังกล่าวเป็นชื่อที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายแต่อย่างใด เครื่องหมายการค้าทั้งสี่ของโจทก์ จึงเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) แม้เครื่องหมายการค้าทั้งสี่ของโจทก์จะประกอบไปด้วยภาคส่วนรูปประดิษฐ์คล้ายสายฟ้าอยู่ใต้คำดังกล่าวด้วย แต่คำว่า "Milwaukee" ถือเป็นภาคส่วนสำคัญในเครื่องหมาย ทั้งเมื่อรวมกันแล้วก็ยังคงอ่านออกเสียงเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้เช่นเดิม เครื่องหมายการค้า ของโจทก์จึงเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ชอบที่นายทะเบียนจะมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน
ส่วนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ทั้งสี่คำขอได้ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม หรือไม่นั้น จำเลยได้ให้โจทก์ส่งหลักฐานเพื่อพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งต่อมาโจทก์ส่งเอกสารอธิบายความเป็นมาของบริษัทโจทก์และบริษัทในเครือ เอกสารแสดงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าของโจทก์ สำเนาใบแจ้งหนี้การจำหน่ายสินค้า สำเนาหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้ว หลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติของบริษัท การโฆษณาและใบแจ้งหนี้แสดงการจำหน่ายสินค้าเท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่าเริ่มมีการใช้ การโฆษณาหรือการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ตั้งแต่เมื่อใด เป็นจำนวนเท่าไรและเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องเพียงใด แพร่หลายในประเทศไทยหรือไม่ จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร จนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าอื่นตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เครื่องหมายการค้าตามคำขอทั้งสี่คำขอของโจทก์จึงไม่ได้ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้อันพึงรับจดทะเบียนได้

แม้เครื่องหมายการค้าคำว่า "DULUX INSPIRE" ที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้จะแบ่งออกได้เป็น 2 ภาคส่วน สำหรับภาคส่วนคำว่า "DULUX" นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่มีข้อโต้แย้งเรื่องการมีลักษณะบ่งเฉพาะในตนเองแล้วของคำดังกล่าว ส่วนภาคส่วนคำว่า "INSPIRE" นั้นแม้จะเป็นคำภาษาต่างประเทศแต่ก็เป็นคำธรรมดาทั่วไปที่ปรากฏความหมายของคำตามพจนานุกรมว่าคำว่า "INSPIRE" มีความหมายหนึ่งว่า กระตุ้นหรือส่งอิทธิพลให้สามารถทำสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่คำภาษาต่างประเทศที่มีความหมายตามพจนานุกรมจะเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเพราะเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ขอจดทะเบียนโดยตรงหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาว่าความหมายของคำที่ประกอบเป็นเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทำให้ผู้ใช้สินค้าสามารถทราบได้ทันทีหรือไม่ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใด หากเป็นเครื่องหมายซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเป็นการบรรยายถึงลักษณะของสินค้าซึ่งทำให้ผู้ใช้สินค้าสามารถทราบได้ทันทีว่าเป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใด จึงจะถือว่าเป็นเครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง ในขณะที่เครื่องหมายที่มีความหมายเป็นการบรรยายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นทางอ้อม ผู้ใช้สินค้าต้องใช้ความคิดและจินตนาการหรือแปลความหมายที่ซ้ำซ้อนกันนั้นอีกชั้นหนึ่งก่อนจึงจะรู้ว่าเป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใด แม้อาจเป็นเครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าก็เป็นไปโดยทางอ้อม หาใช่เป็นเครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ขอจดทะเบียนโดยตรงไม่ เมื่อพิจารณาความหมายของคำว่า "INSPIRE" ที่ปรากฏตามที่จำเลยทั้งสองนำสืบกล่าวอ้างดังกล่าว คือ กระตุ้นหรือส่งอิทธิพลให้สามารถทำสิ่งที่ยอดเยี่ยม ประกอบกับรายการสินค้าที่โจทก์นำคำว่า "INSPIRE" ไปใช้ คือ สีทา สีทาด้วยลูกกลิ้ง สีพ่น น้ำมันชักเงา แลกเกอร์ สารทำให้แห้ง ทินเนอร์ และสารทำให้เกิดสี ซึ่งทั้งหมดใช้เป็นสารเติมใส่แลกเกอร์ สารกันสนิม สารป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้ สารที่เตรียมขึ้นใช้ทารองพื้นในลักษณะของสี สีแต้ม/ย้อมไม้ ยางเรซินธรรมชาติ(ยางมัสติก) สีโป๊ว สี น้ำมันชักเงา หรือแลกเกอร์ในลักษณะแผ่นปะติดที่สามารถย้ายตำแหน่งใหม่ได้ คำว่า "INSPIRE" ดังกล่าวไม่ได้มีความหมายที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติของสินค้าของโจทก์โดยตรงว่าเป็นสินค้าที่เมื่อผู้บริโภคใช้แล้วจะเกิดการกระตุ้นหรือส่งอิทธิพลให้สามารถทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้แต่อย่างใด ที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า คำว่า "INSPIRE" เมื่อนำมาใช้กับรายการสินค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนดังกล่าวแล้วจะทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่ยอดเยี่ยมนั้น เป็นการใช้จินตนาการเกินเลยไปกว่าความหมายที่ปรากฏของคำดังกล่าว และแม้คำดังกล่าวจะเป็นคำที่โน้มน้าวจูงใจให้สาธารณชนทั่วไปเข้าใจ ใช้ความคิดจินตนาการต่อเนื่องกันไปได้ว่า สินค้าที่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะเป็นสินค้าที่กระตุ้นหรือมีอิทธิพลให้สามารถทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้ ก็เป็นการใช้จินตนาการตีความหมายถ้อยคำที่ซับซ้อนให้โยงเกี่ยวข้องถึงสินค้าในทางอ้อม มิได้เป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนโดยตรง คำว่า "INSPIRE" จึงเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว เมื่อนำคำว่า "INSPIRE" มาใช้ประกอบกับคำว่า "DULUX" เป็นเครื่องหมายการค้าคำว่า "DULUX INSPIRE" ในลักษณะที่ไม่มีคำใดเป็นจุดเด่นกว่าคำใด ทั้งสองคำจึงเป็นภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย แม้คำว่า "INSPIRE" จะเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วย แต่เมื่อวินิจฉัยแล้วว่าคำดังกล่าวเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเครื่องหมายการค้าคำว่า "DULUX INSPIRE" จึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีเครื่องหมายส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียน และเมื่อคำว่า "INSPIRE" เป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ประกอบกับไม่ปรากฏว่าคำว่า "INSPIRE" เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงไม่จำต้องให้โจทก์แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า "INSPIRE" ของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองที่ว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "DULUX INSPIRE" ตามคำขอจดทะเบียนคำขอนี้ของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้หรือไม่อีกต่อไป

เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "A380" เป็นการนำเอาตัวอักษรโรมัน 1 ตัว คือ A และตัวเลขอาระบิกอีก 3 ตัว มาเรียงต่อกันเป็นลักษณะของกลุ่มตัวอักษรและตัวเลข โดยมีแนวคิดจากการนำตัวอักษร A ซึ่งมีที่มาจากอักษรโรมันคำว่า "AIRBUS" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชื่อเต็มของนิติบุคคลโจทก์ (แอร์บัส โอเปอร์เรชั่น จีเอ็มบีเอช) ซึ่งแม้จะเป็นการนำมาวางเรียงต่อกันในลักษณะธรรมดาทั่วไปโดยมิได้สร้างให้มีลักษณะพิเศษ แต่ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (3) บัญญัติให้เฉพาะแต่กลุ่มของสีเท่านั้นที่ต้องแสดงลักษณะพิเศษ ไม่รวมถึงตัวหนังสือหรือตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "A380" ที่ขอจดทะเบียนดังกล่าว จึงไม่จำต้องเป็นกลุ่มคำตัวหนังสือ หรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้นซึ่งต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษด้วยแต่อย่างใด เมื่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น โจทก์เป็นผู้คิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับรายการสินค้า เครื่องเล่นเกม ของเล่น อุปกรณ์ยิมนาสติกและอุปกรณ์กีฬา ยานพาหนะจำลองย่อส่วน ยานพาหนะของเล่น เครื่องร่อนชูชีพ เกมปริศนา ไพ่ ในจำพวกที่ 28 ของโจทก์ ประชาชนผู้บริโภคย่อมสามารถทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์แตกต่างไปจากสินค้าอื่น ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง เครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้

ในการพิจารณาว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักแพร่หลายนั้นต้องพิจารณาจากประชาชนโดยทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มในประเทศไทยว่าเคยได้ยินคำว่า "MONTE CARLO" และคุ้นหูว่า คำดังกล่าวเป็นสถานที่ทางภูมิศาสตร์ในโลกนี้หรือไม่ คือเมื่อเอ่ยถึงคำดังกล่าวประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มในประเทศทราบได้ทันทีว่าเป็นชื่อเขตบริหารเขตหนึ่งในประเทศราชรัฐโมโนโก เมื่อพยานหลักฐานรับฟังได้เพียงว่า สาธารณชนในประเทศไทยเฉพาะกลุ่มคนที่เคยเห็นชื่อ "MONTE CARLO" และกลุ่มคนที่สนใจกีฬาแข่งขันรถสูตร 1 กรังด์ปรีซ์เท่านั้น ประชาชนทั่วไปในประเทศไทยจะไม่ทราบว่าชื่อดังกล่าวเป็นชื่อเขตหนึ่งในเขตบริหารของประเทศราชรัฐโมนาโก ซึ่งมีบ่อนการพนันและเป็นสถานที่ที่จัดการแข่งขันรถสูตร 1 กรังด์ปรีซ์ ชื่อ "MONTE CARLO" จึงไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายในประเทศไทยอันจะถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2)
คำว่า "CASINO DE MONTE - CARLO" ที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการดังกล่าวมีความหมายว่า บ่อนการพนันแห่งเมืองมอนติคาร์โล เมื่อพิจารณากับรายการสินค้าและบริการส่วนใหญ่ตามคำขอจดทะเบียนทั้งสี่คำขอแรกของโจทก์ ซึ่งได้แก่รายการสินค้า เครื่องบันทึกส่งและทำเสียงซ้ำ สื่อบันทึกข้อมูล ระบบแม่เหล็ก แผ่นบันทึกเสียง เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ กลไกสำหรับเครื่องที่ทำงานด้วยการหยอดเหรียญเครื่องบันทึกเงินสด เครื่องคิดเลข อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล เครื่องมือที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องดับเพลิง วีดีโอเกมส์ที่ทำงานด้วยการหยอดเหรียญ รายการสินค้า กระดาษที่ใช้สำหรับพิมพ์ กระดาษชีตที่ใช้เป็นเครื่องเขียน กระดาษที่ใช้กับเครื่องบันทึก กระดาษแข็ง โบรชัวร์ แม็กกาซีน เอกสารแผ่นพับ ใบปลิว สมุด/หนังสือ เอกสารโฆษณา นิตยสารหรือวารสารที่ออกตามกำหนดเวลา วัสดุที่ใช้ในการเข้าเล่ม ภาพถ่าย กาวหรือสารยึดติดและสำหรับเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน แปรงทาสีหรือพู่กัน เครื่องพิมพ์ดีด วัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอน (ยกเว้นเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์) วัสดุพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ ตัวพิมพ์ แม่พิมพ์ รายการสินค้า เกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นเกมและชิ้นส่วนประกอบของเครื่องเล่นเกมที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องให้ความบันเทิงและชิ้นส่วนประกอบของเครื่องให้ความบันเทิงที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ อุปกรณ์สำหรับเล่นเกมที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ไพ่ เกมกระดาน เกมที่ใช้การ์ดหรือไม่ ชุดบัตรแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับเล่นเกมเสี่ยงโชค เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ และวีดีโอเกมแบบมือถือ เกมล็อตเตอรี่ โดมิโน อุปกรณ์เกมในร่ม เกมรูเล็ตต์ วิดีโอโป๊กเกอร์ เกมบลู รายการบริการ บริการถ่ายทอดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร (การส่ง) ทางเครื่องปลายทางคอมพิวเตอร์ การส่งข้อมูลผ่านการใส่รหัสเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ของคอมพิวเตอร์หรือเทเลมาติก การสื่อสาร (การส่ง) ข้อมูลโดยเครื่องปลายทางคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายการสื่อสารระดับประเทศ ระดับระหว่างประเทศ และทั่วโลกผ่านทางเคเบิล ดาวเทียม บริการสื่อสารทางโทรทัศน์ บริการสื่อสารทางเทเลมาติก บริการสื่อสารแบบมัลติมีเดีย บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อความและภาพโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ การส่งผ่านข้อมูลทางบริการเทเลมาติกโดยใช้รหัสผ่านบริการไปรษณีย์ออนไลน์ บริการโต้ตอบระดับประเทศและข้ามประเทศ (อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต) และรายการบริการ บริการศึกษา บริการด้านการฝึกอบรมกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรมดิสโกเธก บริการข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง บริการสโมสร (ธุรกิจบันเทิงหรือการศึกษา) การจัดการแสดง การจัดการและดำเนินการสัมมนา การประชุม การพบปะหารือ การประชุมทางวิชาการ การจัดงานแสดงนิทรรศการด้านวัฒนธรรมหรือการศึกษา การจัดการอีเวนต์ด้านการกีฬา การจัดการแข่งขัน (ด้านการศึกษาหรือด้านบันเทิง) การจัดการประกวดนางงาม การจัดการและดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดงานเต้นรำ วางแผนการต้อนรับแขก (ธุรกิจบันเทิง) ผลิตการแสดงไม่อาจให้เข้าใจไปได้ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ใช้อยู่ภายในบ่อนการพนันแห่งเมืองมอนติคาร์โลหรือสินค้าและบริการดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันแห่งเมืองมอนติคาร์โล จึงไม่ใช่คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นโดยตรง ไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียน คงมีรายการบริการจำนวน 9 รายการ ของรายการบริการตามคำขอที่ 5 ของโจทก์ ได้แก่ บริการการพนันเงิน (ที่ได้รับอนุญาต) บริการจัดการสลากกินแบ่ง (ที่ได้รับอนุญาต) บริการการพนันออนไลน์ (จากเครือข่ายประมวลผลข้อมูลที่ได้รับอนุญาต) บริการการพนันและสลากกินแบ่งออนไลน์ (จากเครือข่ายประมวลผลข้อมูลที่ได้รับอนุญาต) บริการห้องเล่นพนัน บริการคาสิโน (เกมที่ได้รับอนุญาต) บริการให้เช่าเครื่องเล่นพนันอัตโนมัติและเครื่องเล่นสำหรับสถานเล่นการพนัน บริการคาสิโนและการพนันการตลาด (ที่ได้รับอนุญาต) และการพนันและสลากกินแบ่งผ่านทางวิทยุโทรทัศน์ ดังนั้น คำว่า "CASINO" ในเครื่องหมายบริการคำว่า "CASINO DE MONTE - CARLO" เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของบริการทั้งเก้ารายการดังกล่าวซึ่งเกี่ยวกับการพนันโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับบริการทั้งเก้ารายการดังกล่าวตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) เมื่อพยานหลักฐานของโจทก์ยังรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายบริการ "CASINO DE MONTE - CARLO" กับบริการทั้งเก้ารายการดังกล่าวโดยการให้บริการ เผยแพร่หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่นตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 คำว่า "CASINO DE MONTE - CARLO" จึงไม่อาจรับจดทะเบียนสำหรับบริการทั้งเก้ารายการได้

คำว่า "SEASONS" ที่ปรากฏในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยนั้นเป็นคำที่มีความหมายว่า ฤดูกาล จึงเป็นคำที่มีอยู่แล้วและใช้กันได้เป็นการทั่วไป เมื่อพิจารณาในภาพรวมเครื่องหมายการค้า และ ของโจทก์กับเครื่องหมายการค้า ของจำเลยแล้ว เห็นว่า ไม่เหมือนหรือคล้ายกัน ทั้งการออกเสียงเรียกขานก็แตกต่างกัน แม้สินค้าของโจทก์และจำเลยจะเป็นสีประเภทและชนิดเดียวกัน แต่การหีบห่อสินค้าก็มีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อจำเลยนำสืบถึงความเป็นมาของเครื่องหมายการค้าและเหตุที่จำเลยใช้คำว่า "ALL SEASONS" ในเครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยสุจริต โดยโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานให้รับฟังได้ว่าผู้บริโภคจะเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้าว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือจำเลย การใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์
แม้คำว่า "SEASONS" จะเป็นคำที่มีความหมายในพจนานุกรมว่า ฤดูกาล แต่หากคำดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในทางการค้าสำหรับสินค้าประเภทสีน้ำพลาสติก สีน้ำมัน และสีน้ำใช้สำหรับทาอาคารตามที่โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองไว้ คำดังกล่าวก็อาจมีลักษณะบ่งเฉพาะได้ เมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้าทั้งสองของโจทก์เห็นว่า โจทก์หาได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเฉพาะคำว่า "SEASONS" อย่างเดียวไม่ แต่ยังประกอบด้วย ตัวเลข "4" อยู่ด้านหน้า รวมเป็นคำว่า "4 SEASONS" ซึ่งการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ต้องพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมของทั้งเครื่องหมาย เมื่อพิจารณาคำว่า "4 SEASONS" แล้ว เห็นได้ชัดว่าคำดังกล่าวไม่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสินค้าสีน้ำพลาสติก สีน้ำมัน และสีน้ำใช้สำหรับทาอาคารแต่อย่างใด อันไม่ทำให้เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง เครื่องหมายการค้าทั้งสองของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง (2)