คำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ป.พ.พ. ม. 18

โจทก์ได้ใช้คำว่า "ORIENTAL" และ "โอเรียนเต็ล" เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าในกิจการโรงแรมของโจทก์จนมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมานานแล้ว โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการไว้ในจำพวกที่ 42 สำหรับการให้บริการธุรกิจโรงแรมและโมเต็ลโดยมิได้จดทะเบียนในจำพวกธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารชุดไว้ ต่อมาจำเลยได้ใช้คำว่า "ORIENTAL SUITE" และ "โอเรียนเต็ลสวีท" เป็นชื่อโครงการอาคารชุดของจำเลย ธุรกิจอาคารชุดของจำเลยจึงมิใช่จำพวกสินค้าหรือบริการที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 46 วรรคแรก อย่างไรก็ตาม โจทก์ได้ใช้คำว่า "ORIENTAL" เป็นชื่อทางการค้าและชื่อโรงแรมในการประกอบกิจการโรงแรมในระดับ 5 ดาว จนมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากสาธารณชนทั่วไป โจทก์จึงเป็นเจ้าของและมีสิทธิในชื่อทางการค้า คำว่า "ORIENTAL" ตาม ป.พ.พ. มาตรา 18 ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว โจทก์มีสิทธิฟ้องบุคคลอื่นที่นำชื่อทางการค้าของโจทก์ไปใช้โดยไม่สุจริตจนทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่าเป็นกิจการเดียวกับโจทก์หรือเกี่ยวข้องกับโจทก์และทำให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของชื่อต้องเสื่อมเสียประโยชน์
การที่จำเลยนำคำว่า "โอเรียนเต็ล" และ "ORIENTAL" ซึ่งเป็นชื่อทางการค้าในกิจการโรงแรมของโจทก์มาใช้เป็นชื่อในโครงการอาคารชุดของจำเลยซึ่งเป็นกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกิจการโรงแรมของโจทก์เพราะเป็นการให้บริการในเรื่องห้องพักอาศัยเช่นเดียวกัน ประกอบกับโครงการอาคารชุดของจำเลยกับโรงแรมของโจทก์ต่างตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม้จะอยู่คนละฝั่งแต่ก็เยื้องกันไม่มากนับว่าอยู่ใกล้เคียงกัน ย่อมก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดต่อสาธารณชนว่ากิจการของจำเลยเป็นกิจการของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องอยู่ด้วย การกระทำของจำเลยที่ใช้ชื่อทางการค้าของโจทก์ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นการแอบอ้างเอาชื่อเสียงจากชื่อทางการค้าของโจทก์ไปหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยไม่สุจริตและเป็นการละเมิดต่อโจทก์

สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยอยู่ที่คำว่า "UNIOR" ส่วนอักษรตัวอื่นเป็นเพียงส่วนปลีกย่อย เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ และเมื่อโจทก์ใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวมาก่อนจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลย จึงมีสิทธิขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ใช้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันและมีลักษณะอย่างเดียวกันได้ ปัญหาว่าโจทก์ไม่มีสิทธิในคำ "UNIOR" เพราะไปคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "UNITOR" ของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้ก่อนโจทก์ ก็เป็นปัญหาระหว่างโจทก์กับผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "UNITOR" มิได้เกี่ยวข้องกับจำเลย และไม่ทำให้จำเลยมีสิทธิในคำว่า "UNIOR" ดีกว่าโจทก์
การที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปขอจดทะเบียนและนำไปใช้กับสินค้าของจำเลยที่เป็นสินค้าพวกเดียวกันซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าของโจทก์นำออกจำหน่ายต่อสาธารณชน ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายของโจทก์ แม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ ก็เป็นกรณีที่เกิดจากการที่จำเลยขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ซึ่งโจทก์ผู้มีสิทธิดีกว่ามีสิทธิขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนได้ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้
จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยกับสินค้าในการลวงขายว่าเป็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์จึงควรได้รับค่าเสียหายจนกว่าจำเลยจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลย ทั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์รายเดือน นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะดำเนินการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยให้แล้วเสร็จจึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรแก้ไขเป็นว่าเฉพาะในเรื่องค่าเสียหาย ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์รายเดือน นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้า

โจทก์ฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้ ขอจดทะเบียนหรือเกี่ยวข้องกับชื่อทางการค้า SONY ของโจทก์ คดีย่อมมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าการจดทะเบียนใช้ชื่อบริษัทของจำเลยเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในชื่อทางการค้าของโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 18, 421 และเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับเครื่องหมายบริการตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 44, 47 หรือไม่เท่านั้น ไม่มีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อบริษัทพ้องกับชื่อบริษัทโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนอันจะมีผลที่จะบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 1115 เพราะโจทก์มิได้อ้างว่าโจทก์จดทะเบียนชื่อนิติบุคคลของโจทก์ดังกล่าวไว้ก่อน การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยและบังคับตามนัยบทบัญญัติมาตรา 1115 จึงเป็นการพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีนอกเหนือจากคำฟ้องโจทก์ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำพิพากษาใหม่

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้ากับเครื่องหมายบริการคำว่า "SONY" ได้รับการจดทะเบียนไว้ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย จำเลยนำคำว่า "SONY" ไปขอจดทะเบียนใช้เป็นชื่อนิติบุคคลในการจัดตั้งบริษัทว่า "SONYIMPEXCO.LTD." การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต แสวงหาผลประโยชน์จากชื่อเสียงในชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้ากับเครื่องหมายบริการดังกล่าว ดังนี้ คดีย่อมมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าการจดทะเบียนใช้ชื่อบริษัทของจำเลยเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในชื่อทางการค้าของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18,421 และเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับเครื่องหมายบริการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 44,47 หรือไม่ เท่านั้นไม่มีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อบริษัทพ้องกับชื่อบริษัทโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนอันจะมีผลที่จะบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1115 เพราะโจทก์มิได้อ้างว่าโจทก์จดทะเบียนชื่อนิติบุคคลของโจทก์ดังกล่าวไว้ก่อน การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยและบังคับตามนัยบทบัญญัติมาตรา 1115 จึงเป็นการพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีนอกเหนือจากคำฟ้องโจทก์เป็นการไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้ากับเครื่องหมายการค้าคำว่า "SONY" ได้รับการจดทะเบียนไว้ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย จำเลยนำคำว่า "SONY" ไปขอจดทะเบียนใช้ชื่อเป็นนิติบุคคลในการจัดตั้งบริษัทว่า "SONY IMPEX CO.LTD." การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต แสวงหาผลประโยชน์จากชื่อเสียงในทางการค้าและเครื่องหมายการค้ากับเครื่องหมายบริการดังกล่าว ดังนี้ คดีย่อมมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าการจดทะเบียนใช้ชื่อบริษัทของจำเลยเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในชื่อทางการค้าของโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 18, 421 และเป็นการ ล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับเครื่องหมายบริการตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 44, 47 หรือไม่ เท่านั้น ไม่มีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อบริษัทพ้องกับชื่อบริษัทโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนอันจะมีผล ที่จะบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 1115 เพราะโจทก์มิได้อ้างว่าโจทก์จดทะเบียนชื่อนิติบุคคลของโจทก์ดังกล่าวไว้ก่อน การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยและบังคับตามนัยบทบัญญัติมาตรา 1115 จึงเป็นการพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีนอกเหนือจาก คำฟ้องโจทก์
กรณีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย คำพิพากษา ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 วรรคหนึ่ง จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้าระหว่างประเทศกลางมีคำพิพากษาใหม่เสียก่อน

เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมายการค้าเป็นรูปสามเหลี่ยมประดิษฐ์ และคำว่า "Panabishi" กับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนคำว่า "Panasonic" มีคำ 2 พยางค์แรกเป็นคำว่า Pana คำเดียวกัน แม้คำพยางค์อื่นที่นำมาประกอบในเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจะแตกต่างกัน แต่ปรากฏว่ามีตัวอักษรที่เหลือจำนวน 5 ตัวเท่ากัน ทำให้เข้าใจว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "Panabishi" อยู่ในเครือเดียวกันกับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "Panasonic" นอกจากนี้จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "Panasonic" ในสินค้าจำพวกที่ 8 (เดิม) สำหรับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งรวมถึงเครื่องปรับอากาศและยื่นคำขอต่ออายุการจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 11 (ใหม่) รายการสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องปรับอากาศ ก่อนที่โจทก์จะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "Panabishi" เกือบ 10 ปี แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะมีรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้วย แต่คำว่า "Panabishi" และ "Panasonic" มีตัวอักษร 9 ตัวเท่ากัน มีลักษณะเด่นที่คำว่า "Pana" การเรียกขานก็คล้ายกัน และจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยไว้สำหรับสินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งโจทก์ก็ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน ดังนี้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์และเครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า "PANA" และ "Panasonic" จึงนับได้ว่าคล้ายกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เมื่อเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้จดทะเบียนไว้แล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีอำนาจสั่งระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 (3) และมาตรา 13 จำเลยจึงมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้

โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยเป็นโรงแรมใหญ่ เริ่มเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2506 ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น จนปี 2510 ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลก ส่วนโจทก์นั้นเดิมชื่อบริษัทควีนส์โฮเต็ล จำกัด ประกอบกิจการโรงแรมใช้ชื่อว่า ควีนส์โฮเต็ล ในกรุงเทพมหานคร ในปี 2508 พ. กรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์เคยเดินทางไปเมืองฮ่องกงทุกปี ปีละหลายครั้ง ย่อมต้องรู้จักโรงแรมแมนดารินของเมืองฮ่องกง พ. ประกอบกิจการโรงแรม ย่อมต้องศึกษาและมีความสนใจในกิจการของโรงแรมต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเพื่อนำมาใช้กับโรงแรมของตนโรงแรมควีนส์โฮเต็ล ของโจทก์เปิดดำเนินงานได้เพียง 2 ปี ก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นแมนดาริน และเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นแมนดารินกรุงเทพในปี2510ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยกำลังมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด ไม่ปรากฏว่าเหตุใดโจทก์จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าบริษัทแมนดารินโฮเต็ล จำกัด การตั้งชื่อสถานประกอบกิจการเป็นเรื่องสำคัญมีผลต่อการประกอบกิจการเป็นอย่างมาก ที่โจทก์อ้างว่าเหตุที่โจทก์เปลี่ยนชื่อจากควีนส์โฮเต็ล มาเป็นโรงแรมแมนดาริน เพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนมีเชื้อสายจีนและเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นการบริการของจีนนั้น นับว่ามีเหตุผลน้อย ไม่น่าเชื่อถือเพราะผู้ถือหุ้นของโจทก์ในตอนเริ่มก่อตั้งบริษัทและโรงแรม กับตอนเปลี่ยนชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน น่าเชื่อว่าการเปลี่ยนชื่อบริษัทและโรงแรมของโจทก์ให้เหมือนกับชื่อโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยก็เพื่อต้องการให้กิจการโรงแรมของโจทก์มีผู้ใช้บริการมากขึ้น กิจการเจริญขึ้น จึงรับฟังไม่ได้ว่า โจทก์ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยสุจริต จำเลยจึงมีสิทธิในชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN ดีกว่าโจทก์

ในเรื่องสิทธิในการใช้นามของบุคคลนั้น นอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 บัญญัติคุ้มครองไว้ ยังมีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) คุ้มครองสิทธิการใช้ชื่อทางการค้าไว้โดยไม่มีกฎหมายจำกัดสิทธิว่าการใช้นามหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวจะต้องมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด
โจทก์ใช้คำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็นทั้งชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้ารวมทั้งใช้เป็นชื่อบริษัทในเครือของโจทก์จนมีชื่อเสียงแพร่หลายในหลายประเทศมาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" ในปี 2539 โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิในการใช้ชื่อดังกล่าวและมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าในประเทศไทยได้แม้ก่อนปี 2539 จะไม่ปรากฏว่าโจทก์เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยเองหรือจัดตั้งบริษัทในเครือโดยใช้ชื่อนี้ก็ตาม
จำเลยทั้งสองรู้อยู่แล้วว่าการใช้ชื่อพ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่แพร่หลายอยู่ก่อนแล้ว จะทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์แต่ยังจดทะเบียนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ว่า "บีเอ็มดับบลิว" พ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์และใช้ชื่อนี้ในกิจการค้าสินค้าของจำเลยทั้งสองโดยมุ่งหมายที่จะนำชื่อเสียงเกียรติคุณอันมีคุณค่าของโจทก์มาใช้เป็นประโยชน์แก่กิจการค้าของตนโดยไม่สุจริต จำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิใช้นามหรือชื่อดังกล่าวได้โดยชอบการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5,18 และ 421 โจทก์ผู้มีสิทธิโดยชอบที่จะใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าว ซึ่งต้องเสื่อมเสียประโยชน์จากการใช้ชื่อโดยมิชอบของจำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2หุ้นส่วนผู้จัดการมิให้ใช้ชื่อดังกล่าว หรือให้เปลี่ยนชื่อเสียได้
เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และได้รับจดทะเบียนในประเทศไทยสำหรับสินค้ารถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ และส่วนควบของรถครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม2509 สินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า"BMW" มีการจำหน่ายไปทั่วโลกเป็นเวลากว่า 80 ปีแล้ว จำเลยทั้งสองเพิ่งนำคำว่า"บีเอ็มดับบลิว" มาจดทะเบียนเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539กฎหมายห้ามนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่ว่าสำหรับสินค้าจำพวกหรือชนิดใด แม้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือสำนักงานการค้านั้นจะประกอบการค้าขายสินค้าต่างจำพวกหรือต่างชนิดกับสินค้าของโจทก์ก็ตาม เมื่อการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิขัดขวางจำเลยทั้งสองในการใช้โดยไม่สุจริตซึ่งชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 อันเป็นชื่อสำนักงานการค้าของจำเลยทั้งสองและห้ามจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนของโจทก์ดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47

สิทธิในการใช้นามของบุคคล ป.พ.พ.มาตรา 18 บัญญัติว่า "สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้น ถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดี หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับมอบอำนาจให้ใช้ได้ก็ดี บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นที่พึงวิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้" นอกจากนี้ในกรณีสิทธิในการใช้ชื่อทางการค้าก็มี ป.อ.มาตรา 272 (1)บัญญัติถึงการที่ผู้ใดเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความรายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น เป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา เป็นต้น โดยไม่มีกฎหมายจำกัดสิทธิว่าการใช้นามหรือชื่อทางการค้าจะต้องมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครอง
โจทก์ได้ใช้คำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า"บีเอ็มดับบลิว" เป็นทั้งชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้ารวมทั้งใช้เป็นชื่อบริษัทในเครือของโจทก์ จนมีชื่อเสียงแพร่หลายในหลายประเทศมาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" ในปี 2539 โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิในการใช้ชื่อดังกล่าวและมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าในประเทศไทยได้ แม้ก่อนปี 2539 จะไม่ปรากฏว่าโจทก์เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยเองหรือจัดตั้งบริษัทในเครือโดยใช้ชื่อนี้ก็ตาม
โจทก์ได้ใช้คำว่า "BMW" อ่านว่า บีเอ็มดับเบิลยู หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยมาหลายสิบปี และโจทก์ได้ใช้คำดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าควบคู่กันไปกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดังกล่าวเป็นกิจการขนาดใหญ่มีการขยายกิจการไปในประเทศต่าง ๆ ถึง 140 ประเทศ ทั่วโลก ใช้เงินลงทุนและได้รับผลตอบแทนสูงมาก กิจการค้าของโจทก์เป็นกิจการค้าที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณจนได้รับความนิยมเชื่อมั่นในสินค้าและกิจการของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้านี้จากผู้บริโภคโดยทั่วไป ชื่อเสียงเกียรติคุณนี้ย่อมทำให้สาธารณชนผู้บริโภคใช้เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าจากกิจการของโจทก์ คำว่า"BMW" ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าในการประกอบการค้าของโจทก์นับได้ว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของโจทก์ และจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ก็รับว่ารู้จักรถยนต์และเครื่องหมายการค้า คำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" ของโจทก์ การที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อประกอบการค้าขายสินค้าโดยใช้ชื่อพ้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและชื่อทางการค้าของโจทก์ ย่อมอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าจำเลยที่ 1 ประกอบกิจการในลักษณะเป็นกิจการในเครือของโจทก์ หรือมีความเกี่ยวพันกับโจทก์ หรือได้รับอนุญาตจากโจทก์ให้ใช้ชื่อดังกล่าวในการประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 ได้ แม้จำเลยที่ 1 จะประกอบการค้าสินค้าคนละประเภทกับสินค้าของโจทก์ จำเลยที่ 1 ก็ยังมีโอกาสแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณและความเชื่อมั่นในกิจการของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดังกล่าวได้และเมื่อกิจการของโจทก์เป็นกิจการขนาดใหญ่มากและเป็นกิจการที่ผลิตและจำหน่ายสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งมีราคาสูง การที่มีบุคคลอื่นใช้ชื่อพ้องกับเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของโจทก์ในการประกอบกิจการขนาดเล็กก็จะมีผลให้ผู้ที่มีความนิยมและเชื่อมั่นในกิจการของโจทก์อาจเข้าใจผิดว่าโจทก์ลดระดับลงมาทำกิจการขนาดเล็กด้วย และอาจคลางแคลงไม่มั่นใจในกิจการของโจทก์อันเป็นผลในทางลบที่ทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์เสื่อมลงและความเชื่อมั่นในกิจการของโจทก์ลดลงทั้งการที่จำเลยที่ 1 ใช้คำดังกล่าวเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ก็ย่อมทำให้โจทก์ขาดประโยชน์ที่ควรได้รับจากการขออนุญาตใช้ชื่อทางการค้าของโจทก์ในการประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 และไม่อาจควบคุมระดับคุณภาพกิจการของจำเลยที่ 1 ที่มาใช้ชื่อพ้องกัน เพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์ได้ การที่จำเลยที่ 1จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" จำเลยที่ 1 ก็อาจใช้เป็นข้ออ้างสิทธิที่จะห้ามบุคคลอื่นมิให้ใช้ชื่อพ้องกันกับชื่อห้างจำเลยที่ 1 ตาม ป.พ.พ.มาตรา18 ซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้สิทธิจดทะเบียนบริษัทในเครือของโจทก์โดยใช้ชื่อดังกล่าวได้อีกด้วย จึงเห็นได้ว่าการใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" ของจำเลยที่ 1 ที่พ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีผลทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ และจำเลยทั้งสองซึ่งรู้จักเครื่องหมายการค้าและสินค้าของโจทก์อยู่แล้วย่อมพึงคาดหมายได้ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองจะทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์การที่จำเลยทั้งสองยังใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของผู้อื่น ส่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองมุ่งแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์ จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำกิจการจำหน่ายสินค้าเครื่องยนต์และยานพาหนะซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ดัวย จำเลยที่ 1 จึงอาจจำหน่ายสินค้าเครื่องยนต์และยานพาหนะเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์และอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าได้ การที่จำเลยทั้งสองรู้อยู่แล้วว่าการใช้ชื่อพ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่แพร่หลายอยู่ก่อนแล้วจะทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ แต่ยังจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1ในชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" พ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์และใช้ชื่อนี้ในกิจการค้าสินค้าของจำเลยทั้งสอง โดยมุ่งหมายที่จะนำชื่อเสียงเกียรติคุณอันมีคุณค่าของโจทก์มาใช้เป็นประโยชน์แก่กิจการค้าของตนโดยไม่สุจริต จำเลยที่ 1จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิใช้นามหรือชื่อดังกล่าวได้โดยชอบ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ตาม ป.พ.พ.มาตรา5, 18 และ 421 โจทก์ผู้มีสิทธิโดยชอบที่จะใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าวซึ่งต้องเสื่อมเสียประโยชน์จากการใช้ชื่อโดยมิชอบของจำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการมิให้ใช้ชื่อดังกล่าว หรือให้เปลี่ยนชื่อเสียได้
เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป นอกจากนี้ยังได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยสำหรับสินค้ารถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ และส่วนควบของรถ ครั้งแรกตั้งแต่วันที่12 ตุลาคม 2509 สินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ก็ได้มีการจำหน่ายไปทั่วโลกเป็นเวลากว่า 80 ปี แล้ว
เมื่อเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนคำว่า "BMW"ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8(11) ห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ว่าสำหรับสินค้าจำพวกหรือชนิดใดบุคคลผู้ไม่สุจริตย่อมไม่อาจนำเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ไปใช้เป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือชื่อสำนักงานการค้าของตนได้ แม้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือสำนักงานการค้านั้นจะประกอบการค้าขายสินค้าต่างจำพวกหรือต่างชนิดกับสินค้าของโจทก์ก็ตาม ดังนี้ เมื่อจำเลยทั้งสองนำชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" มาใช้โดยจดทะเบียนเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 โดยไม่สุจริต โจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนคำว่า "BMW" จึงมีสิทธิขัดขวางจำเลยทั้งสองในการใช้โดยไม่สุจริตซึ่งชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 อันเป็นชื่อสำนักงานการค้าของจำเลยทั้งสองและห้ามมิให้จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของโจทก์ดังกล่าวได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534มาตรา 47

ความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าต้องถือเอาความรู้สึกของสาธารณชนที่ซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้น ๆ เป็นหลักว่ารู้สึกสับสนหรือก่อให้เกิดความหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ มีลักษณะเป็นคำประกอบด้วยตัวอักษรโรมันมีขนาดเดียวกันจำนวน 9 ตัว อ่านออกเสียงว่า "เพรสซิเดนท์"ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 275667ประกอบด้วยอักษรโรมัน 17 ตัว แม้จะมีคำว่า "PRESIDENT" อยู่ด้วยแต่ก็มีคำว่า "UNI" นำหน้าเป็น "UNIPRESIDENT" ซึ่งมีส่วนที่แตกต่างจากของโจทก์ ทั้งยังมีขนาดเล็กกว่าอักษรตัว P ประดิษฐ์ และอักษรคำว่า"UNIF" หลายเท่า สำหรับเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 275668มีอักษรโรมันตัวเดียวเป็นรูปตัว P ประดิษฐ์ นอกนั้นเป็นอักษรไทยว่า"ยูนิ-เพรสซิเดนท์"ซึ่งตัวเล็กมากแต่เน้นคำว่า"ยูนิฟ" ให้มีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงออกให้คนซื้อสินค้าทราบว่าสินค้าของจำเลยหรือผู้ร้องสอดภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายนี้มีชื่อเรียกขานที่สำคัญว่า "UNIF" หรือ "ยูนิฟ" รูปลักษณะโดยรวม ตลอดจนสำเนียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าทั้งของโจทก์และของจำเลยหรือผู้ร้องสอดเครื่องหมายการค้าของจำเลยหรือผู้ร้องสอดแตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์มากจนไม่อาจทำให้สาธารณชนที่ซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เรียกขานว่า "UNIF" หรือ "ยูนิฟ" เข้าใจผิดว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "PRESIDENT" ของโจทก์หรือเป็นสินค้าที่โจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไปได้ สาธารณชนย่อมไม่สับสนหรือหลงผิดในเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายอันจะทำให้เข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าเครื่องหมายการค้าของจำเลยหรือผู้ร้องสอดทั้งสองเครื่องหมายดังกล่าวข้างต้นจึงไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์