คำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 61

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แสดงให้เห็นว่า บุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการได้มี 4 จำพวก คือ 1) นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า 2) เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้น 3) ผู้มีส่วนได้เสีย และ 4) บุคคลใด โดยกฎหมายกำหนดตัวบุคคลที่จะมีสิทธิขอเพิกถอนการจดทะเบียนไว้แตกต่างกันไปตามสาเหตุต่างกัน คดีนี้มีปัญหาเรื่องการเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 61 หมายความว่า ผู้นั้นต้องมีจุดเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มาร้องขอให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายบริการตามเอกสารหมาย จ.1 และ จ.7 ของจำเลยร่วมใช้กับบริการในจำพวก 35 ไม่ปรากฏว่าโจทก์มีและจะใช้ หรือใช้ และขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการที่คล้ายกับของจำเลยร่วม ถือไม่ได้ว่าโจทก์มีส่วนได้เสีย
เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.6 จ.8 และ จ.9 ของจำเลยร่วม ปรากฏว่าโจทก์มีและจะใช้ หรือใช้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วม ทั้งใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันด้วย ถือว่าโจทก์มีส่วนได้เสีย
เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย จ.6 และ จ.9 ของจำเลยร่วมซึ่งใช้กับสินค้าในจำพวก 16 และ 9 ปรากฏว่าโจทก์มิได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจำพวกดังกล่าว ทั้งสินค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนไว้แล้วก็มิได้มีลักษณะอย่างเดียวกับสินค้าของจำเลยร่วม และไม่ปรากฏว่าโจทก์มีและจะใช้ หรือใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าในจำพวกดังกล่าว ถือไม่ได้ว่าโจทก์มีส่วนได้เสีย
เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย จ.2 ของจำเลยร่วมที่ใช้กับสินค้าในจำพวก 23 แม้โจทก์ไม่ได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจำพวกดังกล่าวไว้ แต่รายการที่โจทก์ขอจดทะเบียนไว้กับสินค้าในจำพวก 24 เป็นสินค้า ผ้าคลุมเตียง ผ้านวม ผ้าปูที่นอน ผ้ารองผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดปาก ผ้าแขวนผนัง กระเป๋าผ้า และปลอกหมอน เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าในจำพวก 23 ของจำเลยร่วมเป็นสินค้า ด้ายดิบและเส้นด้ายใช้ทำสิ่งทอแล้ว รายการดังกล่าว แม้จะต่างจำพวกกันแต่ก็มีลักษณะอย่างเดียวกันอันอาจนำไปสู่การทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ถือว่าโจทก์มีส่วนได้เสีย
เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย จ.4 ของจำเลยร่วมที่ใช้กับสินค้าในจำพวก 8 แม้โจทก์ไม่ได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจำพวกดังกล่าวไว้ แต่รายการที่โจทก์ขอจดทะเบียนไว้กับสินค้าในจำพวก 21 เป็นรายการสินค้า แก้วน้ำ ช้อน ส้อม มีด ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (ยกเว้นมีด ส้อม และช้อน) ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า และหม้ออาหารที่เป็นชุด เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าในจำพวก 8 ของจำเลยร่วมเป็นสินค้า ส้อมที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า ช้อนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า มีดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า อาวุธประจำกาย มีดโกนแล้ว รายการดังกล่าว แม้จะต่างจำพวกกันแต่ก็มีลักษณะอย่างเดียวกันอันอาจนำไปสู่การทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ถือว่าโจทก์มีส่วนได้เสีย

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า D&G และคำว่า D&C ของจำเลยที่ 1 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า D&G และคำว่า D&G DOLCE & GABBANA ของโจทก์ซึ่งเป็นเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า สินค้าของโจทก์มีราคาแพงและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สินค้าของจำเลยทั้งสองวางจำหน่ายต่างสถานที่และผู้บริโภคมีรายได้น้อย และสินค้าของจำเลยทั้งสองมีข้อความว่า MADE IN THAILAND BY KTS เพื่อให้ทราบถึงแหล่งกำเนิดในประเทศไทยนั้น เห็นว่า สินค้าของโจทก์มีหลายชนิด ทั้งเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย กระเป๋า เข็มขัด แว่นตา นาฬิกา และเครื่องประดับ ไม่แน่ว่าจำเลยทั้งสองจะผลิตสินค้าที่มีลักษณะ ราคา และมีข้อความว่า MADE IN THAILAND BY KTS ตลอดจนสถานที่วางจำหน่ายต่างกับสินค้าของโจทก์ตลอดไป จึงไม่ใช่เหตุที่ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น
แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า แต่เมื่อพิเคราะห์สินค้ากระเป๋าของจำเลยทั้งสองที่มีข้อความว่า MADE IN THAILAND BY KTS เห็นได้ชัดเจนใต้เครื่องหมายการค้า ทำให้สินค้ากระเป๋าของจำเลยทั้งสองแตกต่างกับสินค้าของโจทก์ ประกอบกับสภาพของสินค้า โดยรวมมีความแตกต่างกันมาก แสดงให้เห็นว่าแม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อย่างเห็นได้ชัดแจ้ง จึงมิใช่การกระทำอันมีลักษณะเป็นการลวงขาย จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องร่วมกันชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์
ที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้จำเลยทั้งสองยุติการจำหน่ายและเสนอจำหน่ายสินค้ากระเป๋าชนิดต่าง ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า D&G และคำว่า D&C นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งเป็นเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า จึงบังคับให้ตามคำขอ
ที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองใช้ ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใดกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองรวมตลอดทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และห้ามการใช้ โฆษณา หรือทำให้ปรากฏซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ว่ากับสินค้าหรือเอกสารสิ่งของในการประกอบการค้าใด ๆ นั้น เห็นว่า เมื่อพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยทั้งสองย่อมไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้นอีกต่อไป และคำขอดังกล่าวมุ่งบังคับการกระทำในอนาคตซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำของจำเลยทั้งสองที่เกินไปกว่าที่ปรากฏในคดีนี้ จึงให้ยกคำขอ
ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยจำเลยที่ 1 ไม่ต้องขอถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ไม่ถูกต้องเมื่อการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นการโต้แย้งสิทธิต่อโจทก์ จึงชอบที่จะบังคับให้จำเลยที่ 1 ถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โดยหากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติก็ชอบที่จะใช้คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1

แม้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 6 ที่ 9 ที่ 11 ที่ 14 และที่ 15 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แต่คดีนี้เป็นคดีที่โจทก์ทั้งสามสำนวนในฐานะผู้ร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ โดยฟ้องต่อศาลตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 65 วรรคสอง แต่เนื่องจากคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล การที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 16 เป็นรายบุคคลก็เป็นการฟ้องในฐานะที่จำเลยที่ 2 เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ส่วนจำเลยที่ 3 ถึงที่ 16 ก็เป็นการฟ้องในฐานะที่จำเลยที่ 3 ถึงที่ 16 เป็นกรรมการในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า อันเป็นช่องทางที่กฎหมายให้สิทธิกระทำได้และโจทก์ก็ฟ้องคดีเพื่อให้คำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าถูกเพิกถอนไปโดยคำพิพากษาของศาล ไม่ได้ฟ้องให้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 16 ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ารับผิดเป็นส่วนตัวแต่อย่างใด แม้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 6 ที่ 9 ที่ 11 ที่ 14 และที่ 15 จะไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแต่ก็ต้องถูกผูกพันตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในครั้งนั้น ย่อมไม่อาจกล่าวอ้างการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมาปฏิเสธอำนาจฟ้องของโจทก์ได้ ในส่วนของจำเลยที่ 1 กรมทรัพย์สินทางปัญญา มาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกรมทะเบียนการค้าฯ พ.ศ.2534 บัญญัติให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรไปเป็นของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำเลยที่ 1 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั้งหมด ดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องกรมจำเลยที่ 1 ซึ่งมีอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้แทนกรมจำเลยที่ 1 และเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าด้วยตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 95 จึงเท่ากับเป็นการฟ้องอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ได้เช่นกัน
นอกจากเครื่องหมายการค้าจะทำหน้าที่ระบุตัวสินค้าว่าเป็นสินค้าของผู้ผลิตรายใดและทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ถูกต้องตามที่ต้องการแล้ว เครื่องหมายการค้ายังทำหน้าที่ควบคุมและรับรองคุณภาพของสินค้าในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้นด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นไม่เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคในคุณภาพของสินค้า ซึ่งหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าในการควบคุมและรับรองคุณภาพของสินค้านี้ปรากฏโดยนัยของมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
การที่โจทก์ระบุในคำฟ้องและในคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสามเครื่องหมายว่า รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้อนุญาตให้โจทก์แต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าทั้งสามเครื่องหมายซึ่งเป็นเครื่องหมายราชการของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกับสินค้าโสมเกาหลี โสมแดง และผลิตภัณฑ์โสมแดงย่อมแสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่ารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประสงค์จะควบคุมคุณภาพของสินค้าโสมเกาหลี โสมแดง และผลิตภัณฑ์โสมแดงด้วย จึงอนุญาตให้โจทก์ใช้เครื่องหมายราชการทั้งสามเครื่องหมายของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกับสินค้าโสมเกาหลี โสมแดง และผลิตภัณฑ์โสมแดงที่โจทก์ผลิตออกจำหน่าย เครื่องหมายราชการทั้งสามเครื่องหมายของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีจึงมีลักษณะเป็นเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าโสมเกาหลี โสมแดง และผลิตภัณฑ์โสมแดงของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นรัฐต่างประเทศอยู่ด้วย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค.75608 เลขที่ ค.116909 และเลขที่ ค.120027 เป็นเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศจึงเป็นการวินิจฉัยในประเด็นตามคำฟ้องและคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสามเครื่องหมายดังกล่าวไม่ใช่การวินิจฉัยเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องและคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสามเครื่องหมายอันจะเป็นการไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 142
เครื่องหมายอักษรจีนคำว่า เป็นเครื่องหมายของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นผู้ใช้กับสินค้าโสมแดงกระป๋อง ถือได้ว่าเครื่องหมายคำว่า เป็นเครื่องหมายราชการของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี แม้ต่อมารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีโดยกระทรวงการคลังได้ก่อตั้งโคเรีย โมโนโปลี คอร์ปอเรชัน เพื่อดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าโสมแดงและผลิตภัณฑ์โสมแดงแทน โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอักษรจีนคำว่า และภายหลังมีการปรับโครงสร้างของโคเรีย โมโนโปลี คอร์ปอเรชัน เป็นโคเรีย โทแบกโก แอนด์ จินเซ็ง คอร์ปอเรชัน และในที่สุดมีการก่อตั้งบริษัทโจทก์ให้ดำเนินกิจการนั้นและโจทก์ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอักษรจีนคำว่า ต่อไป การใช้เครื่องหมายการค้านี้ก็ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าอักษรจีนคำว่า ยังคงเป็นเครื่องหมายราชการของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นรัฐต่างประเทศอยู่ และนอกจากนี้เครื่องหมายการค้าอักษรจีนคำดังกล่าวยังมีลักษณะเป็นเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าโสมเกาหลี โสมแดง และผลิตภัณฑ์โสมแดงของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นรัฐต่างประเทศด้วย สำหรับเครื่องหมาย และเครื่องหมาย ที่โคเรีย โทแบกโก แอนด์ จินเซ็ง คอร์ปอเรชัน เป็นผู้เริ่มนำมาใช้กับสินค้าโสมแดงและผลิตภัณฑ์โสมแดง ก็เป็นเครื่องหมายที่มีอักษรจีนคำว่า อันเป็นเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นรัฐต่างประเทศประกอบอยู่ด้วย โดยไม่ปรากฏว่าโคเรีย จินเซ็ง เซนเตอร์ ลิมิเต็ด ผู้ขอจดทะเบียนและผู้มีชื่อเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 332128 ทะเบียนเลขที่ ค.75608 และบริษัท ท. ผู้ขอจดทะเบียนและผู้มีชื่อเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการค้า ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจหรือมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งสามเครื่องหมายนี้ให้มาจดทะเบียนในนามตนเองในประเทศไทยได้ เมื่อเครื่องหมายการค้าทั้งสามเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศ และเป็นเครื่องหมายที่ประกอบด้วยเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศ จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (6) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
คดีนี้เป็นคดีที่โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่มีคำสั่งไม่เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยการฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา 65 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เมื่อศาลเห็นว่ามีเหตุต้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับเครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา 61 (2) ศาลต้องพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไปเสียทีเดียว ซึ่งมีผลให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวถูกเพิกถอนไปโดยคำพิพากษาของศาล ไม่ใช่พิพากษาให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นผู้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นอีก เรื่องนี้แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขเสียให้ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 45 ประกอบมาตรา 26 และ ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ฯ มาตรา 26 กำหนดว่า การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. นี้ และข้อกำหนด ฯ ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวให้นำบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานนี้ ไม่ปรากฏว่ากฎหมายดังกล่าวได้มีข้อห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไว้แต่อย่างใด ดังนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานเข้าสืบในชั้นพิจารณาของศาลภายใต้บทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวได้ และศาลย่อมจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวของโจทก์ได้ และเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวเช่นใดนั้น ย่อมเป็นดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลดังกล่าว
หลักเกณฑ์สำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้าคือ การให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อน ดังจะเห็นได้จาก พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 61 (2) ที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ขณะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม หรือมาตรา 67 วรรคหนึ่งที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น ดังนั้น การที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ นอกจากจะพิจารณาตามถ้อยคำในมาตรา 61 (3) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ ที่ว่า ขณะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าควรพิจารณาด้วยว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อนหรือไม่ เพราะหากโจทก์เป็นเจ้าของที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนแล้ว จำเลยที่ 11 ย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าโจทก์
อนึ่ง แม้คดีนี้จะล่วงเลยเวลาที่จะให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 27 โดยตรงอีกเนื่องจากเป็นกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ 11 ไปแล้ว แต่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ ต่อไปนั้น ย่อมมีความมุ่งหมายที่จะให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 61, 64 และ 65 แล้วใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าสมควรจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์หรือไม่ หากยังมีเหตุอันไม่สมควรที่เพิกถอนแล้ว ก็ให้นำมาตรา 27 วรรคหนึ่งมาพิจารณาแล้วมีคำสั่งต่อไป

โจทก์ใช้ "เสือ" เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่ง "เสือ" เป็นสัตว์ตามธรรมชาติที่มีอยู่และพบเห็นทั่วไป ดังนั้น บุคคลต่างๆ ย่อมสามารถใช้ "เสือ" เป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นกัน โจทก์ไม่อาจหวงกันห้ามบุคคลอื่นที่จะใช้ "เสือ" เป็นเครื่องหมายการค้า เว้นแต่ว่าเป็นการนำ "เสือ" ในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันกับของโจทก์ไปใช้จนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด เมื่อส่วนของรูป "เสือ" โจทก์ใช้ภาพวาดรูป "เสือ" เสมือนจริงในลักษณะกระโจนไปทางซ้าย ในขณะที่จำเลยใช้ภาพวาดรูป "เสือ" ในลักษณะที่เป็นการ์ตูนคล้ายคนยืน ขาหน้าซ้ายไขว้หลังส่วนขาหน้าขวาจับสิ่งของลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า จึงเห็นได้ว่า แม้จะมีแนวคิดในการใช้ "เสือ" เป็นเครื่องหมายการค้าเหมือนกัน แต่รูปลักษณะของ "เสือ" ตามที่ปรากฏต่อสายตาของสาธารณชนแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ไม่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดไปได้ ทั้งการพิจารณาว่าผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดหรือไม่นั้น ก็จะต้องพิจารณาถึงความสับสนหลงผิดในความทรงจำเกี่ยวกับ "รูปเครื่องหมายการค้า" เป็นสำคัญด้วย หาใช่ว่ารูป "เสือ" ในลักษณะที่แตกต่างกันเช่นใด ก็ถือว่าก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดได้
สำหรับอักษรโรมันคำว่า "TIGER" นั้น เป็นคำสามัญทั่วไปที่มีความหมายในพจนานุกรม บุคคลต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้ตราบเท่าที่ไม่ได้ใช้ในลักษณะที่เป็นการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เมื่อเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่ได้ใช้อักษรโรมันคำว่า "TIGERPLAST" โดยลำพัง แต่ใช้ควบคู่กับรูป "เสือ" ดังกล่าวจึงไม่ทำให้เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกันเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีอักษรโรมันคำว่า "TIGER" แต่อย่างใด
ในส่วนของเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยนั้นแม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์อาจมีเสียงเรียกขานว่า "ตรา-เสือ" หรือ "ไท-เกอร์" แต่เครื่องหมายการค้าของจำเลยก็อาจเรียกว่า "ไท-เกอร์-ปลาส" ได้ เพราะไม่ใช่เสียงเรียกขานที่ยากลำบากนัก อย่างไรก็ดี แม้จะมีการเรียกขานว่า "เสือ" หรือ "ไท-เกอร์" เหมือนกัน แต่เนื่องจาก "เสือ" เป็นสัตว์ตามธรรมชาติ โจทก์จะอ้างเพียงเรื่องเสียงเรียกขานคล้ายกันเพื่อห้ามบุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าไม่ได้ เมื่อพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้าเช่นนี้ก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีกต่อไป

โจทก์ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย อุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่มีคำสั่งไม่เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อศาล และหากศาลพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าย่อมมีผลเป็นการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอยู่ในตัว โจทก์ฟ้องโดยมิได้อ้างว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน เท่ากับมิได้อ้างว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นโดยไม่จำต้องฟ้องเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นจำเลยด้วยได้
แม้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมพ้นระยะเวลาตามกฎหมาย แต่โจทก์ยังมีสิทธิที่จะยื่นบัญชีระบุพยานไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนมีคำพิพากษาได้อีก หากโจทก์ขออนุญาตต่อศาลโดยแสดงเหตุอันสมควรที่ต้องยื่นบัญชีระบุพยานเช่นนี้ พร้อมกับสำเนาเอกสารที่อ้างในบัญชีระบุพยานและสำเนาบัญชีระบุพยานดังกล่าวมาด้วย เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางใช้ดุลพินิจสั่งรับบัญชีระบุพยานของโจทก์เป็นพยาน จึงรับฟังเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานได้
การนำคำว่า "ชวนป๋วย" และ "ปี่แป่" ซึ่งเป็นชื่อสมุนไพรจีนที่มีคุณสมบัติใช้เป็นยาแก้ไอและขับเสมหะมาประกอบกับคำว่า "กอ" ที่หมายถึงน้ำเชื่อม และจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าคำว่า "ชวนป๋วยปี่แป่กอ" จึงเป็นการนำเอาคำที่เล็งถึงคุณสมบัติและลักษณะของสินค้ายาน้ำแก้ไอนั้นโดยตรงซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะมาขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้ายาน้ำแก้ไอ จึงไม่ชอบที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยอาศัยสิทธิตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 65 วรรคสอง ประกอบมาตรา 61 ไม่จำต้องฟ้องเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย
(ประชุมใหญ่ครั้งที่ 11/2547)

โจทก์ฟ้องคดีโดยมิได้อ้างว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่า ส. ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 67 เท่ากับมิได้อ้างว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ ส. เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว โจทก์จึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่สั่งไม่เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของ ส. และขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ตามมาตรา 65 ประกอบมาตรา 61 โดยไม่จำต้องฟ้อง ส. เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นจำเลยด้วยได้
โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเมื่อพ้นระยะเวลาที่โจทก์ต้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลก่อนวันสืบ และพ้นระยะเวลาที่โจทก์ต้องยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางบัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แล้ว โจทก์ก็ยังมีสิทธิที่จะยื่นบัญชีระบุพยานไม่ว่าเวลาใดๆ ก่อนมีคำพิพากษาได้อีก โดยโจทก์ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลโดยแสดงเหตุอันสมควรที่ต้องยื่นบัญชีระบุพยานพร้อมกับสำเนาเอกสารที่อ้างในบัญชีระบุพยานและสำเนาบัญชีระบุพยานดังกล่าวมาด้วย ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรคสาม และวรรคสอง
การนำคำว่า "ชวนป๋วย" และ "ปี่แป่" ซึ่งเป็นชื่อสมุนไพรจีนที่มีคุณสมบัติใช้เป็นยาแก้ไอและขับเสมหะมาประกอบกับคำว่า "กอ" ที่หมายถึงน้ำเชื่อม และจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าคำว่า "ชวนป๋วยปี่แป่กอ" เป็นการนำเอาคำที่เล็งถึงคุณสมบัติและลักษณะของสินค้ายาแก้ไอนั้นโดยตรงซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะมาขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้ายาน้ำแก้ไอโดยมิได้มีการพิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะด้วยการนำพยานหลักฐานมาแสดงถึงการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้ายาน้ำแก้ไอที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "ชวนป๋วยปี่แป่กอ" จนแพร่หลายและทำให้ประชาชนรู้จักกับเข้าใจว่าสินค้านั้นแตกต่างจากสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นแล้วตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535) เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนย่อมไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1) และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง วรรคสอง (2) และวรรคสาม

โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "diamond" สำหรับใช้กับสินค้าโช้คอัพประตูไว้ก่อนที่จำเลยที่ 3 จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "dimond" สำหรับสินค้าโช้คอัพประตูกับสินค้าโครงฝ้าเพดานทำด้วยโลหะ ลูกเลื่อนประตูทำด้วยโลหะ และลูกเลื่อนหน้าต่างทำด้วยโลหะ เมื่อเครื่องหมายการค้าที่โจทก์กับที่จำเลยที่ 3 ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้า โจทก์ซึ่งยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ก่อนจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เว้นแต่จำเลยที่ 2 จะมีคำสั่งให้โจทก์กับจำเลยที่ 3 ตกลงกันเองก่อน ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 24 หรือเป็นกรณีที่จำเลยที่ 2 เห็นว่าต่างฝ่ายต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้ากันมาแล้วด้วยกันโดยสุจริตตามมาตรา 27 แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา 24 หรือมาตรา 27 แต่อย่างใด เนื่องจากมีเหตุบกพร่องในการตรวจสอบข้อมูลเครื่องหมายการค้าเพราะความขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่จำเลยที่ 3 จึงเป็นการจดทะเบียนที่ไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 20 อันจะต้องเพิกถอนการจดทะเบียนที่ไม่ชอบเสียทั้งหมด แม้จำเลยที่ 3 จะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าบางรายการที่แตกต่างกับที่โจทก์ขอจดทะเบียนไว้ก็ตาม
โจทก์ได้ร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 แล้ว แต่การร้องขอดังกล่าวเป็นกรณีที่โจทก์อ้างว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนไว้นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน ตามมาตรา 61 ส่วนการที่โจทก์นำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเป็นกรณีที่โจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 3 ได้จดทะเบียนไว้ดีกว่าจำเลยที่ 3 ตามมาตรา 67 ซึ่งเป็นการอ้างเหตุแห่งการเพิกถอนที่แตกต่างกัน การที่โจทก์ได้ร้องขอให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 จึงไม่เป็นการต้องห้ามมิให้โจทก์พิสูจน์ว่ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าและร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นแต่อย่างใด

โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "diamond" สำหรับสินค้าโช้คอัพประตูไว้ก่อนที่จำเลยที่ 3 จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "diamond" สำหรับสินค้าโช้คอัพประตูกับสินค้าโครงฝ้าเพดานทำด้วยโลหะลูกเลื่อนประตูทำด้วยโลหะและลูกเลื่อนหน้าต่างทำด้วยโลหะ เมื่อเครื่องหมายการค้าที่โจทก์กับที่จำเลยที่ 3 ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า โจทก์ซึ่งยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ก่อนจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เว้นแต่จำเลยที่ 2 จะมีคำสั่งให้โจทก์กับจำเลยที่ 3 ตกลงกันเองก่อน ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 24 หรือเป็นกรณีที่จำเลยที่ 2 เห็นว่าต่างฝ่ายต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้ากันมาแล้วด้วยกันโดยสุจริตตามมาตรา 27 แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา 24 หรือมาตรา 27 แต่อย่างใด เนื่องจากมีเหตุบกพร่องในการตรวจสอบข้อมูลเครื่องหมายการค้าเพราะความขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่จำเลยที่ 3 จึงเป็นการจดทะเบียนที่ไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 20 อันจะต้องเพิกถอนการจดทะเบียนที่ไม่ชอบเสียทั้งหมด แม้จำเลยที่ 3 จะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าบางรายการที่แตกต่างกับที่โจทก์ขอจดทะเบียนไว้ก็ตาม
โจทก์ได้ร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 แล้ว แต่การร้องขอดังกล่าวเป็นกรณีที่โจทก์อ้างว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนไว้นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน ตามมาตรา 61 ส่วนการที่โจทก์นำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเป็นกรณีที่โจทก์กล่าวอ้างว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 3 ได้จดทะเบียนไว้ดีกว่าจำเลยที่ 3 ตามมาตรา 67 ซึ่งเป็นการอ้างเหตุแห่งการเพิกถอนที่แตกต่างกัน การที่โจทก์ได้ร้องขอให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 จึงไม่เป็นการต้องห้ามมิให้โจทก์พิสูจน์ว่ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าและร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นแต่อย่างใด