คำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 35

ที่ผู้ร้องสอดโต้แย้งโจทก์เกี่ยวกับสัญญายุติข้อพิพาทและสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นกรณีมีปัญหาตีความข้อความในสัญญา และตามอุทธรณ์ของผู้ร้องสอดก็ไม่ปรากฏว่ามีความจำเป็นที่ผู้ร้องสอดต้องนำสืบพยานหลักฐานในข้อเท็จจริงใด เมื่อข้อความในสัญญายุติข้อพิพาทและสัญญาประนีประนอมยอมความชัดเจนเพียงพอที่จะวินิจฉัยตีความข้อสัญญาได้ ย่อมไม่จำเป็นต้องสืบพยานหลักฐานอีกต่อไป ส่วนในปัญหาว่าเครื่องหมายบริการคำว่า "METALEX" ของโจทก์กับเครื่องหมายบริการคำว่า "METALTECH" ของผู้ร้องสอดคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการหรือไม่ ตามรูปคดีและลักษณะของเครื่องหมายบริการดังกล่าวก็สามารถวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับความคล้ายกันหรือไม่ได้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องสืบพยานหลักฐานอีกต่อไปเช่นกัน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางย่อมมีอำนาจสั่งงดสืบพยานได้โดยชอบตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 86 วรรคสอง และ 104 วรรคหนึ่ง
ข้อความในสัญญายุติข้อพิพาท ข้อ 2 (b) ไม่มีข้อความเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ และในส่วนข้อความเกี่ยวกับการใช้คำว่า "METALTECH" ของผู้ร้องสอดที่ตกลงกันเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นที่คล้ายกับคำว่า "METALEX" น้อยลง ล้วนเป็นข้อตกลงในเรื่องการกระทำหรืองดเว้นกระทำการซึ่งแตกต่างจากการแสดงเจตนาสละประเด็นข้อพิพาท จึงไม่อาจแปลข้อความสัญญายุติข้อพิพาทถึงขนาดว่าโจทก์และผู้ร้องสอดตกลงสละประเด็นเกี่ยวกับข้อพิพาทในการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายบริการ ของโจทก์และเครื่องหมายบริการ "METALTECH" ของผู้ร้องสอดมีการใช้คำในส่วนภาคสำคัญคล้ายกัน ประกอบกับโจทก์ยังเป็นผู้มีสิทธิห้ามผู้ร้องสอดใช้เครื่องหมายบริการตามสัญญายุติข้อพิพาทและสัญญาประนีประนอมยอมความ และการที่ผู้ร้องสอดได้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการที่ใช้คำว่า METALTECH ก็เพื่อให้เป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายบริการนี้สำหรับบริการประเภทเดียวกับโจทก์ตามที่ผู้ร้องสอดได้จดทะเบียนไว้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 44 ซึ่งการใช้เครื่องหมายบริการคำว่า METALTECH เช่นนี้ย่อมเป็นการปฏิบัติผิดสัญญายุติข้อพิพาทและสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวต่อโจทก์ โจทก์ย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิในเครื่องหมายบริการดีกว่าผู้ร้องสอด จึงมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ร้องสอดได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 67 และแม้โจทก์จะไม่ได้ฟ้องผู้ร้องสอดเป็นจำเลยในคดีนี้โดยตรง แต่ตามคำฟ้องของโจทก์ก็บรรยายถึงข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องสอดได้ทำสัญญายุติข้อพิพาทและสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่มีผลให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิดีกว่าและมีสิทธิห้ามผู้ร้องสอด ทั้งมีคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ร้องสอดด้วย และเมื่อผู้ร้องสอดยื่นคำร้องสอดขอเข้าเป็นคู่ความโดยอ้างว่าผู้ร้องสอดเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการคำว่า METALTECH ที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนให้แล้ว การที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ก็เพื่อให้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ร้องสอดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายบริการของผู้ร้องสอด จึงร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความเพื่อให้ได้รับความรับรองและคุ้มครองตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1) อันเป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดขอเข้าเป็นคู่ความด้วยการร้องสอดโดยสมัครใจเองเพื่อยังให้ผู้ร้องสอดได้รับความรับรองและคุ้มครองอันมีผลให้ผู้ร้องสอดมีสิทธิเสมือนหนึ่งว่าได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1) และมาตรา 58 วรรคหนึ่ง ถือเสมือนหนึ่งว่าคดีในส่วนระหว่างโจทก์กับผู้ร้องสอดนี้เป็นคดีที่โจทก์ฟ้องเพื่อร้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ร้องสอดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 67 ซึ่งเมื่อปรากฏว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายบริการดีกว่าผู้ร้องสอด ก็ชอบที่ศาลจะพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "METALTECH" ของผู้ร้องสอดได้
ในชั้นพิจารณาคำคัดค้านของโจทก์โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์โดยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าย่อมเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างโจทก์กับผู้ร้องสอดว่าใครเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า ซึ่งย่อมต้องนำข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานในการที่โจทก์กับผู้ร้องสอดทำสัญญายุติข้อพิพาทและสัญญาประนีประนอมยอมความกันนั้นมาใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยถึงสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวที่มีผลผูกพันคู่สัญญาและแสดงให้เห็นได้ว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิดีกว่า มิใช่จะถือเพียงว่าสัญญาดังกล่าวรวมทั้งคำพิพากษาตามยอมนั้นไม่มีผลผูกพันนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
ส่วนที่โจทก์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยคำคัดค้านการขอจดทะเบียนของผู้ร้องสอดไม่ถูกต้อง การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนจึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง ไม่ต้องด้วย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 142 อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยแก้ไขเสียให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 45 ประกอบมาตรา 26 และ ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

มาตรา 18 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ที่บัญญัติให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นที่สุดนั้น หมายถึงคำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต้องเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น หากคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้อุทธรณ์ย่อมนำคดีมาสู่ศาลเพื่อให้ตรวจสอบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ ฉะนั้น เมื่อโจทก์อ้างว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 55 โดยโจทก์ไม่ต้องยื่นฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เพราะคดีนี้มิใช่คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนฯ เนื่องจากมีผู้คัดค้านการจดทะเบียนตามมาตรา 35 ถึงมาตรา 38 แต่เป็นคดีอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนฯ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 16 และมาตรา 18 และกรณีไม่อาจนำกำหนดเวลายื่นฟ้องคดีภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 38 มาใช้บังคับในฐานะเป็นบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งตามมาตรา 4 แห่ง ป.พ.พ. เพราะจะเป็นการนำบทกฎหมายใกล้เคียงกันอย่างยิ่งมาใช้บังคับในลักษณะจำกัดสิทธิของประชาชน
ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติให้ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุหรือสิ่งของเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน เป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงจดทะเบียนตามมาตรา 6 (1) ได้หรือไม่ ต้องพิจารณามาตรา 7 เป็นสำคัญ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ารูปขวดที่เป็นเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีลักษณะเป็นภาพที่ปรากฏลายเส้นโค้งมนมีสัดส่วนตั้งแต่ฐานจรดปลายแสดงให้เห็นเป็นรูปภาพขวดน้ำอัดลมที่ประกอบด้วยเส้นตรงกึ่งกลางของรูปขีดไว้ในแนวตั้งซึ่งมีระยะห่างเท่ากันจำนวนสามเส้นพาดคล่อมระหว่างกรอบสี่เหลี่ยมที่จัดไว้ตรงกลางลำตัวของรูปภาพขวดอันนับได้ว่าเป็นภาพที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปขวดดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าอื่น เครื่องหมายการค้านี้จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (6) และเมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วย่อมไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายตามประกาศนายทะเบียนฯ ตามมาตรา 17 เพราะกรณีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 17 นั้น หมายถึงเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แต่เครื่องหมายการค้ารายนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวกแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนปฏิเสธไม่ขอคือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวหรือแสดงปฏิเสธอย่างอื่นได้

โจทก์ประดิษฐ์และใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ในสินค้าของโจทก์เป็นที่แพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะใช้คำว่า SUN เป็นคำนำหน้าของเครื่องหมายการค้าของจำเลย แม้สินค้าของจำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUN นำหน้าจำนวนมากมาย แต่เป็นการใช้ภายหลังเครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ของโจทก์ โจทก์ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า SUNGARD เลียนแบบหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าภายใต้คำว่า SUN นำหน้าของจำเลย
การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เมื่อไม่มีการคัดค้าน โจทก์จึงยื่นฟ้องได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 โดยไม่จำต้องฟ้องคณะกรรมการและนายทะเบียนมาพร้อมกับจำเลย

โจทก์ประดิษฐ์และใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ในสินค้าของโจทก์เป็นที่แพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะใช้คำว่า SUN เป็นคำนำหน้าของเครื่องหมายการค้าของจำเลย แม้สินค้าของจำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUN นำหน้าจำนวนมากมาย แต่เป็นการใช้ภายหลังเครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ของโจทก์ โจทก์ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า SUNGARD เลียนแบบหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าภายใต้คำว่า SUN นำหน้าของจำเลย
การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เมื่อไม่มีการคัดค้าน โจทก์จึงยื่นฟ้องได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 40 โดยไม่จำต้องฟ้องคณะกรรมการและนายทะเบียนมาพร้อมกับจำเลย

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า CHARLIE อ่านว่า "ชา-ลี" ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้คำว่า ROYAL CHARLE อ่านว่า "รอ-ยอล-ชาร์ล" โดยวางคำว่า ROYAL และ CHARLE อยู่คนละบรรทัดกัน เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยจึงมีเสียงเรียกขานต่างกัน นอกจากนี้ยังปรากฏว่าสินค้าของโจทก์เป็นสินค้าจากต่างประเทศและวางขายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ มีราคาอย่างต่ำขวดละ 200 บาท ในขณะที่สินค้าของจำเลยมีราคาเพียง 15 ถึง 19 บาทเท่านั้น จึงสามารถสังเกตถึงความแตกต่างดังกล่าวได้โดยง่ายและยากที่จะสับสนหรือหลงผิดระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลย เครื่องหมายการค้าคำว่า ROYAL CHARLE ของจำเลยจึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า CHARLIE ของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และโจทก์ย่อมไม่ใช่ผู้มีสิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้าคำว่า ROYAL CHARLE ของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์โดยยกข้อเท็จจริงที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ ถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 38 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 35 เป็นบทบัญญัติที่ให้บุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วมีสิทธิที่จะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายในกำหนด 90 วัน หากไม่ยื่นภายในกำหนดดังกล่าวนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจที่จะดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอต่อไปได้ตามมาตรา 40 ส่วนเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนหากได้รับผลกระทบจากการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ยังคงมีสิทธิที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ภายใน5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา 40ทั้งนี้ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง เพราะตามบทบัญญัติดังกล่าวหาได้มีข้อกำหนดจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนว่าจะต้องยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนฟ้องคดีไม่
โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ARROW ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว การที่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ไว้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันกับโจทก์และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้ตามคำขอของจำเลยมีผลกระทบต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้า ARROW ที่โจทก์จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีส่วนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ย่อมถือได้ว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตั้งแต่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยเพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่งไม่ว่าโจทก์จะได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 35 ไว้หรือไม่
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกเครื่องหมายมีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า ARROWส่วนคำอื่นหรือรูปลูกศรที่ประกอบคำว่า ARROW เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น และความสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ที่เสียงเรียนขานคำว่า ARROW ซึ่งอ่านออกเสียงว่า "แอโร่"ยิ่งกว่าความหมายของคำที่แปลว่าลูกศร เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทคำในภาษาต่างประเทศเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในส่วนที่เป็นคำและใช้อักษรโรมันมี 2 พยางค์ เท่ากัน โดยเฉพาะพยางค์หลังจะอ่านออกเสียงว่า "โร่"เหมือนกันส่วนพยางค์ต้นของโจทก์อ่านออกเสียงว่า"แอ"พยางค์ต้นของจำเลยอ่านออกเสียงว่า "แม" จึงนับได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพึงรับจดทะเบียนให้ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6(3) และ 13(2)จำเลยย่อมไม่มีสิทธิใช้และขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ได้ โจทก์ซึ่งใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ARROW มาก่อน มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยและมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้
โจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลย ชอบที่ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเสียได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง จึงไม่มีความจำเป็นที่ศาลจะต้องพิพากษาให้จำเลยไปเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าMARROW หรือให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยอีก และที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาตามคำขอของโจทก์โดยห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้า MARROW อีกต่อไปนั้น เป็นคำขอบังคับที่มุ่งบังคับถึงการกระทำในอนาคตซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำของจำเลยที่เกินไปกว่าที่ปรากฏในคดีนี้ ศาลฎีกาจึงให้จำกัดข้อห้ามการกระทำของจำเลยเฉพาะในลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในคดีนี้เท่านั้น

การที่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมีส่วนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้ จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ย่อมถือได้ว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์แล้ว โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยได้ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา 40 ทั้งนี้ไม่ว่าโจทก์จะได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 35 ไว้หรือไม่ก็ตาม เพราะตามบทบัญญัติ มาตรา 67 วรรคหนึ่ง มิได้มีข้อกำหนดจำกัดสิทธิของโจกท์ว่าจะต้องยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนฟ้องคดี
เมื่อพฤติการณ์ของจำเลยชี้ให้เห็นว่าจำเลยจงใจลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้ราคาสินค้า จะแตกต่างกันอย่างมาก ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จำเลยจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในกรณีนี้ได้ เพราะผู้ซื้ออาจหลงผิดไปว่าเป็นสินค้า ลดราคาของโจทก์ได้ เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อที่ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกับโจทก์ จึงนับได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือ หลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่จะพึงรับจดทะเบียนให้ได้ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 (33) และ 13 (2)

โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาเป็นเวลานาน การที่โจทก์ใช้คำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์นี้ โจทก์ต้องการให้คำว่า Em - eukal ที่มีชื่อเสียงของโจทก์ดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญเพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า Kinder Em - eukal กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal เป็นสินค้าของผู้เป็นเจ้าของรายเดียวกันคือโจทก์ โจทก์และจำเลยต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตน ที่มีคำว่า Kinder และต่างได้รับการจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ มาแล้วหลายประเทศ แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีการใช้คำว่า KINDER ซึ่งมีความหมายว่า เด็กหลายคน เป็นเพียงการใช้ประกอบเพื่อขาย คำว่า Em - eukal ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงมาก่อนแล้ว เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์นอกจากมิได้มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นอยู่ที่คำว่า KINDER อย่างที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้ว เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังมีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นที่คำว่า Em - eukal และยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบอีกด้วยจึงมีจุดแตกต่างกับจำเลยในส่วนสำคัญอย่างเห็นได้ชัดซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้เป็น ที่สังเกตแยกให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้โดยง่ายทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นได้ด้วยว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้านี้โดยสุจริต มิใช่การใช้คำว่า Kinder เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าโดยหวังที่จะอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณจากเครื่องหมายการค้าของจำเลย เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้า
โจทก์มีคำขอให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 275102 เท่ากับเป็นการขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไปเลยทั้งที่นายทะเบียนยังจักต้องดำเนินการแจ้งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 40 วรรคสองเสียก่อน หากโจทก์ไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดก็ถือว่าโจทก์ทิ้งคำขอจดทะเบียนในชั้นนี้ศาลย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอของโจทก์ได้ต้องพิพากษาเพียงว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลย จนทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยเป็นโรงแรมใหญ่ เริ่มเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2506 ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น จนปี 2510 ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลก ส่วนโจทก์นั้นเดิมชื่อบริษัทควีนส์โฮเต็ล จำกัด ประกอบกิจการโรงแรมใช้ชื่อว่า ควีนส์โฮเต็ล ในกรุงเทพมหานคร ในปี 2508 พ. กรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์เคยเดินทางไปเมืองฮ่องกงทุกปี ปีละหลายครั้ง ย่อมต้องรู้จักโรงแรมแมนดารินของเมืองฮ่องกง พ. ประกอบกิจการโรงแรม ย่อมต้องศึกษาและมีความสนใจในกิจการของโรงแรมต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเพื่อนำมาใช้กับโรงแรมของตนโรงแรมควีนส์โฮเต็ล ของโจทก์เปิดดำเนินงานได้เพียง 2 ปี ก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นแมนดาริน และเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นแมนดารินกรุงเทพในปี2510ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยกำลังมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด ไม่ปรากฏว่าเหตุใดโจทก์จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าบริษัทแมนดารินโฮเต็ล จำกัด การตั้งชื่อสถานประกอบกิจการเป็นเรื่องสำคัญมีผลต่อการประกอบกิจการเป็นอย่างมาก ที่โจทก์อ้างว่าเหตุที่โจทก์เปลี่ยนชื่อจากควีนส์โฮเต็ล มาเป็นโรงแรมแมนดาริน เพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนมีเชื้อสายจีนและเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นการบริการของจีนนั้น นับว่ามีเหตุผลน้อย ไม่น่าเชื่อถือเพราะผู้ถือหุ้นของโจทก์ในตอนเริ่มก่อตั้งบริษัทและโรงแรม กับตอนเปลี่ยนชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน น่าเชื่อว่าการเปลี่ยนชื่อบริษัทและโรงแรมของโจทก์ให้เหมือนกับชื่อโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยก็เพื่อต้องการให้กิจการโรงแรมของโจทก์มีผู้ใช้บริการมากขึ้น กิจการเจริญขึ้น จึงรับฟังไม่ได้ว่า โจทก์ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยสุจริต จำเลยจึงมีสิทธิในชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN ดีกว่าโจทก์

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังมิได้มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่มีเหตุที่โจทก์จะต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
มาตรา 29 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 เป็นบทบัญญัติสำหรับวิธีดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยได้กำหนดเวลาสำหรับการยื่นคำคัดค้านไว้ด้วยแต่เมื่อไม่มีการคัดค้าน กรณีจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 35 และหาเป็นการตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงที่จะดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของตนไม่ เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้ว หากโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง
เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยต่างประกอบด้วยตัวอักษรโรมันตัวเดียวกันคือ "K" และ "L" ซึ่งแม้จะมีการประดิษฐ์ตัวอักษรให้มีลักษณะแตกต่างกัน แต่เครื่องหมายการค้าทั้งสองก็มีสำเนียงเรียกขานว่า "เคแอล" เช่นเดียวกัน ทั้งสินค้าของโจทก์และของจำเลยเป็นสินค้าจำพวกวงกบประตู หน้าต่างและมือจับที่ทำด้วยโลหะเช่นเดียวกัน ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าได้
โจทก์จ้างสถาปนิกให้ออกแบบเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกวงกบประตู หน้าต่าง และมือจับซึ่งทำด้วยโลหะของโจทก์ตั้งแต่ปี 2526 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่โจทก์ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโจทก์ยังได้จัดพิมพ์ใบโฆษณาขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่สินค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวแก่สาธารณชนมาก่อนจำเลยโดยเฉพาะสินค้าของโจทก์จะมีตัวอักษรโรมันว่า "KL" ติดอยู่ด้วยเมื่อโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าตัวอักษรโรมันว่า "KL" ในสินค้าจำพวกวงกบประตู หน้าต่าง และมือจับที่ทำด้วยโลหะมาก่อนจำเลยโจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตัวอักษรโรมันดังกล่าวในสินค้าจำพวกวงกบประตู หน้าต่าง และมือจับที่ทำด้วยโลหะและสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันดีกว่าจำเลย และมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวได้ด้วย