คำพิพากษาที่อยู่ใน Tags
สินค้าต่างประเภท

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจำเลยมีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์โดยผลของพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2535 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 จำเลยจึงมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้แก่การดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และถึงแม้ว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงในการมีคำสั่งเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและมีคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ แต่การดำเนินการของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็อยู่ในอำนาจหน้าที่และการควบคุมของจำเลยในฐานะที่เป็นกรมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติงานในเรื่องนี้ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลย
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่จะเป็นที่สุดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 18 วรรคหนึ่งนั้น เป็นเพียงถึงที่สุดในทางฝ่ายบริหารเท่านั้นหาได้ตัดสิทธิโจทก์มิให้นำคดีมาฟ้องศาลไม่ ดังนั้น ถ้าโจทก์เห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้
ยา Tequin ของโจทก์เป็นยาที่ใช้สำหรับรักษามนุษย์ซึ่งต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์และมีจำหน่ายในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้น ส่วนยา TRIQUIN ของจำเลยเป็นยาที่ใช้สำหรับสัตว์ซึ่งจำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ แม้โจทก์จะใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับสินค้าจำพวกที่ 5 เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่สินค้าของโจทก์เป็นผลิตภัณฑ์ยาสำหรับรักษามนุษย์ ส่วนสินค้าตามเครื่องหมายการค้าที่มีการจดทะเบียนแล้วเป็นยาสำหรับรักษาสัตว์ซึ่งมีสถานที่จำหน่ายยาแยกต่างหากจากกัน ลักษณะของตัวอักษรในเครื่องหมายการค้า เสียงเรียกขานและผลิตภัณฑ์สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีการจดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนเกิดการสับสนหรือหลงผิดในตัวสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า จึงมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 และ มาตรา 13

++ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า ++
++ ทดสอบทำงานในระบบ CW เพื่อค้นหาข้อมูลทาง online ++
++
++
++
++ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามที่คู่ความไม่ได้โต้เถียงกันในชั้นนี้ฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตั้งแต่ปี 2520 ถึง ปี 2524 คือ เครื่องหมายการค้า+++++++++++++ และ ++++++++++ ใช้กับสินค้าตามรายการจำพวกสินค้าเดิมตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 จำพวกที่ 42วัตถุที่ใช้เป็นอาหาร หรือเป็นเครื่องปรุงอาหาร จำพวกที่ 44 น้ำแร่และน้ำอัดลมซึ่งเป็นเองและทำขึ้น จำพวกที่ 45 ยาสูบที่แต่งแล้วและยังมิได้แต่ง และจำพวกที่ 48 เครื่องหอม (รวมทั้งเครื่องเบ็ดเตล็ดสำหรับแต่งกายตบแต่งผิว สิ่งที่ทำขึ้นใช้สำหรับฟัน สำหรับผม และสบู่หอม) ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.6 จ.8 จ.10 และ จ.11 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2535 จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า +++++++ เป็นรูปวัวกระทิงคู่หันหน้าเข้าหากันเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 (ใหม่) ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 รายการสินค้า แหนบรถยนต์ ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเลขที่ 234051 เอกสารหมาย จ.40 โจทก์ยื่นคำคัดค้าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยไม่รับจดทะเบียน จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ 1 ต่อไป
++
++ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์และจำเลยทั้งสิบว่าจำเลยที่ 1 มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปวัวกระทิงคู่ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 234051 ดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด
++
++ โจทก์นำสืบว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปกระทิงคู่กำลังต่อสู้กันกับรูปกระทิงสีแดงคู่กำลังต่อสู้กัน ตรงกลางมีเส้นวงกลมสีแดง และมีอักษรไทยสีแดงคำว่า "กระทิงแดง" อยู่ด้านล่าง ซึ่งโจทก์จดทะเบียนเมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2520 และวันที่ 22 มิถุนายน 2524 ตามสำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.6 จ.8 จ.10 และ จ.11 โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าต่าง ๆ ของโจทก์คือเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ กาแฟบรรจุขวดและกระป๋องและสินค้าอื่น ๆ ได้แก่ หมวก เสื้อยืด ปิ่นโต แก้วน้ำ และกระเป๋าคาดเอว สินค้าของโจทก์ผลิตและจำหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีการโฆษณาสินค้าของโจทก์ตามสื่อต่าง ๆ เมื่อประชาชนเห็นเครื่องหมายการค้ารูปกระทิงแดงคู่ก็เข้าใจได้ทันทีว่าเป็นสินค้าของโจทก์โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปกระทิงคู่สีแดงมาแล้วเป็นเวลา 15 ปีจำเลยที่ 1 จึงขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปกระทิงคู่สีแดงต่อสู้กันสำหรับใช้กับสินค้าแหนบรถยนต์ แต่เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าและสินค้าของจำเลยที่ 1 เป็นของโจทก์
++ ส่วนจำเลยที่ 1นำสืบว่า จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปวัวกระทิงสีแดง2 ตัว หันหน้าชนกัน ด้านล่างมีคำว่า "ตราวัวชนกัน" เมื่อวันที่ 3พฤษภาคม 2505 ตามสำเนาทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย ล.5 และจำเลยที่ 1 ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าแหนบรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ตลอดมา เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีการต่ออายุการจดทะเบียน 2 ครั้ง ในปี 2515 และ 2525 แล้วขาดต่ออายุในปี 2535 จึงมายื่นคำขอจดทะเบียนอีกตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 234051โดยตัดคำว่า "ตราวัวชนกัน" ออก
++
++ เห็นว่า จำเลยมีนายนิพนธ์ แช่มสาครซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และนายวิรัตน์ ธนาบริบูรณ์ เป็นพยานเบิกความสอดคล้องต้องกันว่า จำเลยที่ 1 ได้ผลิตแหนบรถยนต์จำหน่ายโดยใช้เครื่องหมายการค้ารูปวัวกระทิงสีแดง 2 ตัว หันหน้าเข้าหากันกับสินค้าแหนบรถยนต์เป็นเวลานานกว่า 30 ปี มาแล้ว และได้ให้นายวิรัตน์ไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตั้งแต่ปี 2505 ตามสำเนาทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย ล.5 แม้ตามทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะมีชื่อนายวิรัตน์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่นายวิรัตน์ก็เบิกความยืนยันว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ 1โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้ให้นายวิรัตน์ซึ่งขณะนั้นเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1ไปยื่นคำขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อนายวิรัตน์ นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังมีนายอภิชัย คีลาวัฒน์ อายุ 36 ปี ประกอบอาชีพค้าขายอะไหล่รถยนต์ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยรับช่วงกิจการในครอบครัวมาดำเนินการเบิกความสนับสนุนว่า จำเลยที่ 1 ขายแหนบรถยนต์ซึ่งมีเครื่องหมายการค้ารูปวัวกระทิงคู่สีแดงให้ร้านของครอบครัวพยานมาตั้งแต่พยานยังเป็นเด็ก โดยโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาสืบโต้แย้งข้อนำสืบของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้เคยโต้แย้งการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยที่ 1 มาก่อนแต่อย่างใด
++
++ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่จำเลยที่ 1 นำสืบว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปวัวกระทิงสีแดง 2 ตัว หันหน้าเข้าหากัน และได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าแหนบรถยนต์ของจำเลยที่ 1เป็นเวลานานกว่า 30 ปี มาแล้วโดยสุจริตตั้งแต่ก่อนที่โจทก์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เมื่อปี 2520
++
++ ส่วนที่โจทก์อ้างว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 134051ไม่มีคำว่า "ตราวัวชนกัน" จึงแตกต่างและเป็นคนละเครื่องหมายกับเครื่องหมายการค้าที่เคยจดทะเบียนไว้ตามสำเนาทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย ล.5 นั้น
++ เห็นว่า สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวอยู่ที่รูปวัวกระทิง2 ตัว หันหน้าเข้าหากัน คำว่า "ตราวัวชนกัน" เป็นเพียงส่วนประกอบเมื่อจำเลยที่ 1 นำเครื่องหมายรูปวัวกระทิง 2 ตัว หันหน้าเข้าหากันอันเป็นส่วนสาระสำคัญนั้นมายื่นขอจดทะเบียนใหม่ ย่อมถือได้ว่าเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในเครื่องหมายเดียวกับที่จำเลยที่ 1 ใช้มาก่อนโดยสุจริตดังกล่าวแล้วนั่นเอง จำเลยที่ 1จึงมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปวัวกระทิงตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 234051 และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าชอบที่จะรับจดทะเบียนให้ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 27วรรคหนึ่ง
++ ส่วนที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้วางเงื่อนไขและข้อจำกัดสิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ว่า เครื่องหมายรูปกระทิงให้ใช้สีอื่นนอกจากสีแดงนั้น
++ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปวัวกระทิง 2 ตัว หันหน้าเข้าหากัน ซึ่งเป็นวัวกระทิงสีแดง เนื่องจากจำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายดังกล่าวมาก่อนโดยสุจริต ดังวินิจฉัยมาแล้วข้างต้นประกอบกับสินค้าของโจทก์เป็นเครื่องบริโภคอุปโภค ส่วนสินค้าของจำเลยที่ 1เป็นเครื่องอะไหล่แหนบรถยนต์อันเป็นเครื่องกล จึงเป็นสินค้าต่างจำพวกกันมีลักษณะและวัตถุประสงค์ในการใช้สินค้าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 กับสินค้าแหนบรถยนต์นำออกจำหน่ายมาก่อนโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเวลากว่า 10 ปี และต่อมาโจทก์กับจำเลยที่ 1 ก็ต่างใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่แตกต่างกันนั้นมาอีกกว่า 10 ปีโดยไม่ปรากฏว่าโจทก์เคยโต้แย้งว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ทำให้โจทก์เสียหายเพราะประชาชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าและเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นของโจทก์มาก่อนแต่อย่างใดจึงไม่มีเหตุสมควรกำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดสิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวางเงื่อนไขและข้อจำกัดสิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ว่า รูปกระทิงให้ใช้สีอื่นนอกจากสีแดงย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย

อักษรโรมันคำว่า "WELLCOME" เป็นคำที่ไม่มีคำแปลหรือมีความหมายว่าอย่างไร และโจทก์นำสืบข้อเท็จจริงฟังได้ว่าคำว่า "WELLCOME"เป็นนามสกุลของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์ในอดีตและบริษัทโจทก์ตั้งขึ้นเมื่อปี 2423นอกจากโจทก์จะใช้คำว่า "WELLCOME" เป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว โจทก์ยังใช้คำดังกล่าวเป็นชื่อบริษัทโจทก์ด้วย โจทก์เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องหมายคำว่า "WELLCOME" มาตั้งแต่ก่อนปี 2444 ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" ครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2450 และที่ประเทศไทยเมื่อปี 2490 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 และได้ส่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่าWELLCOME ไปจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ในขณะที่จำเลยอ้างว่า ว.ผู้ก่อตั้งห้างเวลล์คัม ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นผู้คิดชื่อ WELLCOME โดยครั้งแรกตั้งชื่อคำว่า "WELCOME" แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับจดทะเบียนเพราะเป็นคำสามัญทั่วไป แปลว่า ต้อนรับ จึงต้องเพิ่มอักษร L เข้าไปอีก 1 ตัว แต่จำเลยเพิ่งเริ่มดำเนินกิจการ WELLCOME SUPERMARKET เมื่อปี 2488 อันเป็นเวลาภายหลังที่โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" หลายสิบปีด้วยแล้ว ย่อมไม่มีเหตุผลให้เชื่อว่า ว.จะได้คิดค้นคำดังกล่าวขึ้นมาเองและเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยบังเอิญเช่นนั้น แต่น่าเชื่อว่าเป็นการนำเอาคำว่า "WELLCOME"มาจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แล้วนำคำว่า SUPERMARKET มาประกอบเพื่อให้มีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้ว่าจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีคำว่า "SUPERMARKET" ประกอบกับคำว่า"WELLCOME" และจำเลยขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 ได้แก่ สินค้าเบ็ดเตล็ด อันเป็นสินค้าต่างจำพวกและไม่มีลักษณะที่เกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กันกับสินค้าจำพวกที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 48 ซึ่งเป็นสินค้ายารักษาโรคมนุษย์ เคมีภัณฑ์และเครื่องสำอางของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า "WELLCOME"ก็ตาม แต่ก็ปรากฏจากพยานหลักฐานของโจทก์ว่าโจทก์ได้โฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" หลายชนิดและแจกสินค้าตัวอย่าง เช่นกระเป๋า ถุงพลาสติก สุมดบันทึก และกระเป๋าสตางค์อันเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดในจำพวกที่ 50 ตามวิสัญญีสารและแผ่นปลิวโฆษณาอันถือได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าจำพวกที่ 50 แล้ว การใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" SUPERMARKET" ของจำเลยกับสินค้าจำพวกที่ 50จึงอาจทำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนเมื่อเห็นแต่คำว่า"WELLCOME" ซึ่งเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ได้ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ของจำเลยมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ของโจทก์ เมื่อคำว่า "WELLCOME"เป็นนามสกุลของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์ โจทก์เป็นเจ้าของและได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยหลายสิบปี โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายคำว่า "WELLCOME" และคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET"ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 206656 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 ของจำเลยดีกว่าจำเลย และเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนดังกล่าวได้ตามมาตรา 41(1) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 อันเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิ ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" สำหรับสินค้าทุกจำพวก รวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนนี้นั้นชอบแล้ว เพราะโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 50จึงไม่อาจฟ้องคดีเพื่อป้องกันการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนและห้ามผู้อื่นมิให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าจำพวกดังกล่าวได้ดังเช่นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ตามนัยมาตรา 27 และ 29 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาท

เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปหัวสิงโตหน้าตรง อ้าปากคำรามอยู่ในกรอบรูปไข่สองชั้น ส่วนบนเป็นรูปลายฝรั่ง ส่วนล่างมีอักษรโรมันคำว่า "LION" ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า สิงโต อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมทับบนกรอบรูปไข่ ส่วนของจำเลยเป็นรูปหัวสิงโตหน้าตรง อ้าปากคำรามอยู่ภายในกรอบรูปวงกลมสองชั้น ไม่มีตัวอักษร ที่ใต้วงกลมมีรูปช่อรวงข้าวสองช่อโค้งรองรับตามขอบวงกลม แต่ไม่จรดกัน ระหว่างรวงข้าวทั้งสองช่อมีโบผูกห้อยชายอยู่ตรงกลาง หากพิจารณาแต่เพียงส่วนประกอบก็จะเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเลยแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกันมาก เพราะเป็นรูปหัวสิงโตหน้าตรงอ้าปากคำรามอย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นสารสำคัญของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่าย ทั้งข้อเท็จจริงฟังได้ว่ามีประชาชนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้น จำเลยเห็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อน การที่จำเลยเลือกใช้เครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกับโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต แม้จะใช้สำหรับสินค้าคนละประเภทกับโจทก์ ก็เป็นการลวงให้สาธารณชนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าเจ้าของเดียวกันกับของโจทก์อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์

เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยเป็นภาพหัวสิงห์โตอยู่ในวงกลม แต่รูปวงกลมและส่วนประกอบอื่นๆผิดกันมากใช้กับสินค้าต่างจำพวกกัน ไม่เหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์ไม่มีลักษณะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด

โจทก์จำเลยต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่อ่านแล้วมีสำเนียงคล้ายคลึงกัน คือ Hi-PEX และ HYPEX กับสินค้าของตนซึ่งเป็นคนละชนิด โดยโจทก์ใช้กับสินค้าจำพวกยาและเครื่องหอม ส่วนจำเลยใช้กับสินค้าจำพวกเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเล่นจานเสียง บันทึกเสียง ฯลฯ ทั้งโจทก์จำเลยต่างได้ใช้กันมาโดยสุจริตและนานมาแล้ว จำเลยมิได้ลอกหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ กรณีเป็นเรื่องโจทก์จำเลยต่างใช้เครื่องหมายการค้าของตนมาโดยสุจริตเป็นเวลาช้านานสำหรับสินค้าของตน ไม่ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดหรือหลงผิดว่าสินค้าจำเลยเป็นสินค้าโจทก์ หรือทำให้ความเป็นเจ้าของสับสนแต่อย่างใด จำเลยจึงมีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้
(ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 17/2509)

จดทะเบียนตราเครื่องหมายการค้าไว้เฉพาะอย่าง สำหรับสินค้าสุรายาเท่านั้นมิได้ขอจดสำหรับสินค้าไว้ทั้งจำพวกดังนี้ ย่อมไม่ครอบไปถึงเครื่องหมายอย่างเดียวกันนั้น ซึ่งผู้อื่นใช้กับสินค้ายารักษาโรคมนุษย์แม้จะอยู่ในรายการจำพวกเดียวกัน ฉะนั้น จึงไม่มีสิทธิขอห้ามเขามิให้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้ายารักษาโรคได้

แม้คดีก่อนและคดีนี้โจทก์และจำเลยจะเป็นคู่ความเดียวกัน และคดีก่อนโจทก์ฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์เช่นเดียวกับคดีนี้ แต่ในคดีก่อนโจทก์ฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค169410 ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำดังกล่าวตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค201033, ค201729, ค210592, ค265798 และ ค294075 ทั้งในคดีก่อนมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า โจทก์มีสิทธิแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า "Super Shield" หรือไม่ ส่วนคดีนี้มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "SuperShield" มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้หรือไม่ คดีก่อนและคดีนี้จึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยถึงการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์คนละเครื่องหมายซึ่งใช้กับสินค้าแตกต่างกัน และมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายแตกต่างกัน ทั้งพยานหลักฐานของโจทก์และของจำเลยคดีก่อนก็แตกต่างจากคดีนี้ คำฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อน
แม้คำว่า "SuperShield" เมื่อนำมาใช้กับสีน้ำ สีน้ำมัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคาร จะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) แต่โจทก์ได้นำสืบการได้ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสาม โดยแสดงหลักฐานความแพร่หลายในการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้า ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งว่าพิจารณาจากหลักฐานของโจทก์แล้วเห็นว่ามีความแพร่หลายตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม จึงให้รับจดทะเบียนได้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสาม
แม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งให้โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้าอื่นของโจทก์ที่โจทก์ได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า "SuperShield" ไว้แล้ว แต่เมื่อไม่ปรากฏจากทางนำสืบของจำเลยว่าในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้โจทก์แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า "SuperShield" โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงมีคำสั่งให้โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ประกอบกับคำว่า "SuperShield" ก็มิใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าสีน้ำ สีน้ำมัน และสีน้ำใช้สำหรับทาอาคารที่โจทก์จะต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในคำดังกล่าวตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 โจทก์จึงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" กับสินค้าสีน้ำ สีน้ำมัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคาร ที่โจทก์จดทะเบียนไว้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44
การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนไว้อาจมีการใช้เครื่องหมายอื่นควบคู่กันไปก็ได้ โดยเฉพาะคำว่า "TOA" เป็นชื่อของบริษัทโจทก์ด้วย การที่โจทก์ใช้คำว่า "TOA" ควบคู่กับคำว่า "SuperShield" ก็เพื่อให้ผู้ซื้อทราบว่าเป็นสินค้าของบริษัทโจทก์ โจทก์ใช้คำว่า "SuperShield" ตัวใหญ่ที่ส่วนบนสุดของกระป๋องบรรจุภัณฑ์ แม้จะมีคำว่า "TOA" อยู่ด้วยแต่ก็วางอยู่ที่ด้านล่างสุดไม่มีลักษณะที่เด่นเห็นได้ชัดเหมือนคำว่า "SuperShield" แสดงให้เห็นว่าโจทก์ยังใช้คำว่า "SuperShield" อย่างเครื่องหมายการค้าเพื่อแยกแยะความแตกต่างของสินค้าสีของโจทก์ว่าแตกต่างจากสินค้าสีของบุคคลอื่น จึงรับฟังได้ว่าโจทก์ใช้คำว่า "SuperShield" อย่างเครื่องหมายการค้า หาได้ใช้อย่างคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้าไม่
คำว่า "SuperShield" แปลว่า ป้องกันได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อโจทก์ใช้กับสินค้าสีน้ำ สีน้ำมัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคาร จึงเป็นคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้าโจทก์ว่าเมื่อนำสีของโจทก์ไปทาบ้านแล้วจะสามารถป้องกันบ้านได้อย่างดีเยี่ยมและนาน แต่จำเลยใช้คำว่า "SuperShield" ในลักษณะเป็นคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้ากาวซีเมนต์ กาวยาแนว และซีเมนต์ทากันซึม ซึ่งคำว่า "Shield" แปลว่า โล่ห์ เครื่องบัง แผ่นกำบัง เกราะ จึงไม่อาจบรรยายคุณสมบัติของสินค้าจำพวกกาวหรือซีเมนต์ทากันซึมได้เพราะไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะหรือคุณสมบัติของกาวหรือซีเมนต์ทากันซึม ทั้งเมื่อพิจารณากระป๋องสินค้าของจำเลยแล้วเห็นได้ว่าจำเลยจงใจนำคำว่า "SUPER - SHIELD" มาวางไว้ที่ด้านหน้ากระป๋องโดยวางอยู่ในตำแหน่งบนสุด และเป็นจุดที่มองเห็นได้ชัดที่สุดยิ่งกว่ารูปจระเข้ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย แสดงให้เห็นว่าจำเลยเจตนาจะให้ผู้ซื้อมองเห็นและจดจำคำดังกล่าวได้ยิ่งกว่าเครื่องหมายการค้ารูปจระเข้ของจำเลยที่มีขนาดเล็กและติดอยู่ด้านข้าง การที่จำเลยนำคำว่า "SUPER - SHIELD" ซึ่งเป็นภาคส่วนที่เด่นและใช้เรียกขานสินค้าของโจทก์ไปใช้ จึงเป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยไม่สุจริต มิได้ใช้เป็นคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้า แม้สินค้าซีเมนต์ทากันซึมของจำเลยจะเป็นสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าสีน้ำ สีน้ำมัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคาร ของโจทก์ แต่สินค้าของโจทก์และจำเลยมีความเกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างเหมือนกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้
ในการพิจารณาว่าการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SUPER - SHIELD" กับสินค้าของจำเลยมาก่อนที่โจทก์จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" อันจะถือว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้น จะต้องพิจารณาถึงความสุจริตในการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SUPER - SHIELD" ของจำเลยเป็นสำคัญ แม้จำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนที่โจทก์จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ในขณะที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" กับสินค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยแล้ว จำเลยจึงไม่อาจใช้คำที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่สุจริตหรือมีเจตนาทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" เพื่อใช้กับสินค้าสีน้ำมาตั้งแต่ปี 2527 ซึ่งจำเลยย่อมทราบดีถึงการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ เนื่องจากจำเลยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายซีเมนต์ทากันซึมซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างเช่นเดียวกัน แต่จำเลยกลับนำคำว่า "SUPER - SHIELD" มาใช้กับสินค้าประเภทซีเมนต์ทากันซึมของจำเลยโดยอ้างว่าเป็นคำบรรยายสินค้าที่อยู่บนถุงบรรจุภัณฑ์สินค้าที่จำเลยซื้อจากบริษัทในต่างประเทศ โดยไม่มีความจำเป็นใดที่จำเลยจะต้องใช้คำดังกล่าวเป็นคำบรรยายสินค้าเช่นเดียวกับสินค้าที่จำหน่าย จึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยใช้คำว่า "SUPER - SHIELD" กับสินค้าของจำเลยโดยสุจริต การกระทำของจำเลยจึงเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์
เมื่อจำเลยใช้คำว่า "SUPER - SHIELD" อย่างเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "SuperShield" ซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว แม้สินค้าของจำเลยจะเป็นซีเมนต์ทากันซึมซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกกันกับสินค้าประเภทสีของโจทก์ แต่สินค้าของจำเลยกับของโจทก์ก็เป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยเป็นสินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างเช่นเดียวกัน ทั้งโจทก์ยังมีสินค้าโพลิเมอร์สังเคราะห์ใช้ป้องกันน้ำรั่วซึม ซึ่งบรรจุในกระป๋องเหมือนสินค้าซีเมนต์ทากันซึมของจำเลยด้วย เมื่อบรรจุภัณฑ์สินค้าของจำเลยเป็นกระป๋องเช่นเดียวกับบรรจุภัณฑ์สินค้าของโจทก์และมีลักษณะคล้ายกัน และยังมีคำว่า "SUPER - SHIELD" คล้ายกับคำว่า "SuperShield" ของโจทก์ด้วย สาธารณชนจึงอาจสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าของจำเลยได้ว่าเป็นสินค้าของโจทก์ เมื่อโจทก์ได้ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า"SuperShield" ในประเทศไทยจนมีชื่อเสียงมาหลายสิบปี มียอดขายต่อปีสูงมาก และโจทก์เสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวปีละจำนวนมาก แสดงว่าเป็นกิจการที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณจนได้รับความนิยมเชื่อมั่นในสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์จากผู้บริโภคทั่วไป การที่จำเลยใช้คำว่า "SuperShield" อย่างเครื่องหมายการค้าส่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้โดยเจตนาไม่สุจริตแอบอิงหรือแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อประโยชน์ในการขายสินค้าของตนโดยมิชอบ เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์

เครื่องหมายการค้าคำว่า "HEXAXIM" ของโจทก์ขอจดทะเบียนในสินค้าจำพวกที่ 5 คือ ยา เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า "EXAZYM" ของ ค. แต่สินค้าของโจทก์เป็นวัคซีน ส่วนสินค้าของ ค. เป็นสารที่เตรียมขึ้นใช้ในการวินิจฉัยโรค ใช้ในทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับไวรัส แม้เป็นสินค้าจำพวกยาเหมือนกัน แต่มีลักษณะการใช้แตกต่างกัน โดยวัคซีนของโจทก์ใช้ฉีดสำหรับเด็กเพื่อป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน ฯลฯ ไม่ได้จำหน่ายแก่ร้านค้าหรือร้านขายยาทั่วไป แต่ขายให้แก่ตัวแทนจำหน่ายนำสินค้าไปกระจายให้แก่โรงพยาบาลหรือผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ วัคซีนนี้ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น บนกล่องระบุชัดเจนว่าเป็นยาอันตราย ผู้ใช้คือแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ส่วนสินค้าเครื่องหมายการค้า "EXAZYM" ที่จดทะเบียนแล้วซึ่งเป็นสารที่เตรียมขึ้นใช้ในการวินิจฉัยโรคใช้ในทางการแพทย์นั้น กลุ่มผู้ใช้สินค้าคือนักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยใช้สารในการวินิจฉัยโรคจากสิ่งที่ส่งตรวจ เช่น เลือด ปัสสาวะ เป็นต้น ไม่มีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วไป ต้องซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิต โดยตัวแทนจะติดต่อกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยตรงและมีราคาสูง ส่วนวัคซีนตัวแทนจำหน่ายจะติดต่อกับแพทย์ในโรงพยาบาลซึ่งเป็นคนละส่วนกัน เห็นได้ว่าผู้ใช้สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "HEXAXIM" กับผู้ใช้สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "EXAZYM" เป็นคนละกลุ่มกัน และผู้ใช้สินค้าแต่ละกลุ่มต่างก็เป็นผู้มีวิชาชีพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความชำนาญเฉพาะทาง ย่อมสามารถแยกแยะสินค้าทั้งสองได้โดยไม่สับสนหรือหลงผิด นอกจากนั้น ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าก็แตกต่างกัน ทั้งไม่ได้วางจำหน่ายในร้านขายยาหรือร้านค้าทั่วไป แม้เครื่องหมายการค้าทั้งสองจะมีเสียงเรียกขานคล้ายกัน แต่ก็ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้สาธารณชนผู้ใช้สินค้าสับสนหรือหลงผิด

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้ารูปช้างอยู่ภายในวงกลมประดิษฐ์เป็นรูปเพชร และคำว่าตราช้างเพชร ของจำเลยที่ 1 กับเครื่องหมายการค้ารูปช้างในวงกลมซ้อนกันสองชั้น มีคำในวงกลมรอบนอกว่า บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด และ THE SIAM CEMENT CO., LTD. กับคำอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบปลีกย่อยเครื่องหมายการค้ารูปช้างในวงกลม และรูปช้างในกรอบหกเหลี่ยมมีเส้นไขว้ มีคำว่า เครือซีเมนต์ไทย และเครื่องหมายการค้ารูปช้างในกรอบหกเหลี่ยมมีเส้นไขว้ของโจทก์ซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว จะเห็นได้ชัดว่ามีรูปลักษณะและคำไม่เหมือนกันโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้ารูปช้างในกรอบหกเหลี่ยมมีเส้นไขว้ของโจทก์กับเครื่องหมายการค้ารูปช้างในวงกลมของโจทก์ ซึ่งเป็นวงกลมซ้อนกันสองชั้น มีคำในระหว่างวงกลมรอบนอกและรอบใน แต่เครื่องหมายการค้ารูปช้างของจำเลยที่ 1 อยู่ในวงกลมชั้นเดียว ไม่มีคำในวงกลม และมีรูปประดิษฐ์เพชรในวงกลม ซึ่งแตกต่างกัน และเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยที่ 1 ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปช้างในวงกลมของโจทก์ แม้จะมีรูปช้างเป็นส่วนประกอบสาระสำคัญหรือจุดเด่นเช่นเดียวกัน แต่ช้างเป็นสัตว์ตามธรรมชาติ หากอยู่ในท่ายืน แล้วมองอย่างผิวเผินย่อมคล้ายกัน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องพิจารณาส่วนประกอบที่เป็นสาระสำคัญหรือจุดเด่นอื่นของเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 มีรูปประดิษฐ์รูปเพชรแปดเหลี่ยมในวงกลม แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่มี ส่วนเครื่องหมายการค้ารูปช้างในกรอบหกเหลี่ยมมีเส้นไขว้ของโจทก์ แม้มีรูปเหลี่ยมเช่นกัน แต่ก็มีหกเหลี่ยมและไม่อยู่ในวงกลมเช่นของจำเลยที่ 1 แม้โดยผิวเผินจะคล้ายในส่วนที่ว่าเป็นเครื่องหมายรูปช้างในกรอบเหลี่ยม แต่ก็แตกต่างกันในส่วนสาระสำคัญอื่นดังกล่าวข้างต้น สำหรับเสียงเรียกขาน แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะเรียกว่า ตราช้าง และสินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นจะเรียกว่า สินค้าตราช้าง แต่ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของไทย โอกาสที่สินค้าของผู้อื่นที่เรียกว่าสินค้าตราช้างก็อาจมีได้เพื่อให้เรียกชื่อกะทัดรัด และละข้อความต่อไปไว้ในฐานเป็นที่เข้าใจ โจทก์จะกล่าวอ้างว่าเสียงเรียกขานเหมือนกัน แล้วหวงกันผู้อื่นที่ใช้รูปช้างประกอบเป็นส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าไม่ให้ใช้หาได้ไม่ ในเมื่อส่วนประกอบสาระสำคัญอื่นของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ยังอาจทำให้เรียกขานว่าเป็นตราช้างเพชร ตามคำที่ใช้และขอจดทะเบียนได้ นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาที่ตัวสินค้า แม้โจทก์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปช้างในกรอบหกเหลี่ยมมีเส้นไขว้ในจำพวก 50 (เก่า) ใช้กับสินค้าทั้งจำพวก (ยกเว้นกระดุม ไม้จิ้มฟัน ดินน้ำมัน ชอล์กขีดผ้า ชอล์กฝนหัวคิวบิลเลียด) ส่วนจำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าพื้นรองเท้า หูรองเท้า ถุง กล้อง กระเป๋า และสินค้าทั้งมวลที่อยู่ในจำพวกนี้ ซึ่งเป็นสินค้าต่างชนิดกัน ทั้งได้ความว่า โจทก์ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง มิได้ผลิตสินค้าประเภทรองเท้าออกจำหน่าย กลุ่มลูกค้าของโจทก์เป็นประชาชนที่ต้องการซื้อวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นคนละกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าของจำเลยที่ 1 ฉะนั้น สาธารณชนผู้ใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จึงไม่อาจหลงผิดว่าเป็นสินค้าของโจทก์ แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะใช้แพร่หลาย จึงเห็นว่าเครื่องหมายการ่คารูปช้างอยู่ในวงกลมประดิษฐ์เป็นรูปเพชร และคำว่า ตราช้างเพชร ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ยื่นขอจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปช้างในวงกลม และรูปช้างในกรอบหกเหลี่ยมของโจทก์ที่จดทะเบียนแล้วจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนตามตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3)ฯ มาตรา 4 ประกอบ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 119 (2)